Ciascun elemento presente in un marchio complesso, con l’uso, potrebbe acquisire una propria capacità distintiva, ma tale conseguenza è una mera possibilità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5099 del 5 marzo 2014. Il fatto. La Saiwa s.p.a., aveva registrato 5 marchi contenenti la parola Oro” che contraddistinguevano biscotti e prodotti di pasticceria industriale appartenenti alla classe merceologica n. 30. Alla fine degli anni 90’ la Barilla Alimentare s.p.a. comincia ad usare il marchio Selezione Oro Barilla” per contrassegnare una nuova linea di pasta alimentare, prodotto anch’esso appartenente alla predetta classe merceologica. Un Oro” di troppo. Pertanto, la Saiwa s.p.a. conviene in giudizio la Barilla s.p.a., chiedendo di dichiarare la nullità di tale marchio in quanto conteneva la parola Oro”, per difetto di novità o, in subordine, per difetto di capacità distintiva, o, in ulteriore subordine, dichiararsene la nullità per difetto di novità parziale ovvero la decadenza parziale per non uso con riferimento ai biscotti, ai prodotti diversi dalle paste alimentari ove ritenuti non affini ai prodotti di pasticceria industriale. Chiede poi ulteriormente, di accertare la contraffazione dei propri marchi e la concorrenza sleale da parte della convenuta, con conseguente inibitoria e risarcimento danni e pubblicazione della sentenza su stampa. Il Tribunale respinge la domanda della società attrice ed accoglie in parte le richieste della convenuta, dichiarando la nullità di alcuni dei marchi in oggetto. Carattere descrittivo di un elemento del marchio è distintivo?. Segue appello della Saiwa s.p.a., ma la Corte di Milano conferma la decisione del primo giudice negando il carattere distintivo della parola Oro” in sé considerata, avente piuttosto carattere meramente descrittivo dell’eccellenza e della qualità dei prodotti contrassegnati, anche nei casi in cui sia inserita in marchi assimilabili a quelli complessi rafforzati dall’uso effettivo che abbia, tuttavia, attribuito capacità distintiva al marchio nel suo complesso e non alla sola parola Oro”. La Saiwa ricorre per cassazione sostenendo che anche segni meramente descrittivi possano in realtà acquistare carattere distintivo a seguito dell’uso che ne sia stato fatto. In sostanza, secondo la ricorrente, nel caso di marchio complesso,la capacità distintiva conseguita per effetto dell’uso non possa non riguardare, oltre al marchio nel suo complesso, anche ciascuno dei segni che lo compongono e dunque, nella specie anche la sola parola Oro”. Autonoma capacità distintiva esclusa. La Cassazione rigetta il ricorso sostenendo le ragioni dei giudici di merito e facendo espresso riferimento anche al precedente orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sent. n. C-353/03 Nestlè/Mars in cui si afferma che ciascun elemento del marchio complesso, con l’uso, solo probabilmente, ma non necessariamente assume carattere distintivo.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 dicembre 2013 – 5 marzo 2014, n. 5099 Presidente Vitrone – Relatore De Chiara Svolgimento del processo La Saiwa s.p.a., che aveva registrato cinque marchi contenenti la parola Oro Oro Saiwa , Pacco Oro Saiwa , Pacco Oro , marchio italiano Oro e marchio internazionale Oro che contraddistinguevano biscotti e prodotti di pasticceria industriale appartenenti alla classe merceologica n. 30, nel settembre 2002 convenne davanti al Tribunale di Milano la Barilla Alimentare s.p.a., la quale aveva dalla fine del 1996 iniziato ad usare il marchio Selezione Oro Barilla per contrassegnare una nuova linea di pasta alimentare, prodotto anch'esso appartenente alla predetta classe merceologica. Chiese dichiararsi la nullità di tale marchio, in quanto contenente la parola Oro , per difetto di novità o, in subordine, per difetto di capacità distintiva, o, in ulteriore subordine, dichiararsene la nullità per difetto di novità parziale ovvero la decadenza parziale per non uso con riferimento ai biscotti, ai prodotti di pasticceria industriale e in genere ai prodotti diversi dalle paste alimentari ove ritenuti non affini ai biscotti e prodotti di pasticceria industriale. Chiese, inoltre, accertarsi la contraffazione dei propri marchi e la concorrenza sleale da parte della convenuta, con conseguente inibitoria, risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza sulla stampa. La Barilla resistette e chiese, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità dei cinque marchi dell'attrice predetti, nonché accertarsi la non tutelabilità, come segno distintivo, della parola Oro in essi contenuta. Il Tribunale respinse la domanda principale ed accolse in parte quella riconvenzionale, dichiarando la nullità del marchio Pacco Oro e dei due marchi Oro . Adita con appello principale della Saiwa e appello incidentale della Barilla, la Corte di Milano ha confermato la sentenza di primo grado negando carattere distintivo alla parola Oro in sé considerata, avente piuttosto carattere meramente descrittivo dell'eccellenza della qualità dei prodotti contrassegnati, anche nei casi in cui sia inserita in marchi assimilabili a quelli complessi rafforzati dall'uso effettivo che abbia, tuttavia, attribuito capacità distintiva al marchio nel suo complesso e non alla sola parola Oro ciò che si era appunto verificato nella specie per il marchio Oro Saiwa . La Saiwa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui la Barilla ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie. Motivi della decisione l. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, c.p.i. codice della proprietà industriale , già artt. 19 e 47 bis l.m. legge marchi , si sostiene che la fattispecie di cui alle disposizioni normative invocate per le quali segni meramente descrittivi possono acquistare carattere distintivo a seguito dell'uso che ne sia stato fatto è integrata dall'uso del segno - nella specie la Parola Oro - anche come parte di un marchio complesso, quale nella specie il marchio Oro Saiwa . 2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione delle medesime disposizioni sopra richiamate, si sostiene che il principio secondo cui il marchio non può essere considerato nullo se il segno che ne forma oggetto ha acquistato carattere distintivo a seguito dell'uso, è applicabile anche al marchio costituito da più elementi, nel senso di rafforzare la capacità distintiva dei singoli elementi che lo compongono. 3. - Tali motivi, da esaminare congiuntamente data la loro conessione e sostanziale ripetitività, non possono trovare accoglimento. Al fondo, la tesi della ricorrente sembra essere che, nel caso di marchio complesso, la capacità distintiva conseguita per effetto dell'uso c.d. secondary meaning non possa non riguardare, oltre al marchio nel suo complesso, anche ciascuno dei segni che lo compongono e dunque, nella specie, anche la sola parola Oro in quanto contenuta nel marchio Oro Saiwa . Il che, però, non è esatto, derivandone altrimenti violazione della regola per cui è soltanto la capacità in concreto rivelata dall'uso ad attribuire carattere distintivo a un segno di per sé meramente descrittivo. Né il precedente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamato dalla ricorrente - la sentenza 7 luglio 2005 in causa C-353/03 Nestlè/Mars - ha affermato il contrario, esprimendosi esso in termini di mera possibilità, e non necessità, che ciascun elemento del marchio complesso assuma, con l'uso, una propria capacità distintiva. Ove, poi, non sia questa la tesi della ricorrente, basterà osservare, per negare ingresso alle censure in esame, che l'autonoma capacità distintiva acquisita dalla sola parola Oro nell'ambito dell'uso del marchio complesso Oro Saiwa è stata esclusa in punto di fatto dai giudici di merito, sicché di essa non potrebbe nemmeno discutersi in questa sede se non nell'ambito di una censura di vizio di motivazione che il ricorso, però, non contiene. 4. - Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 12, comma 1 lett. d ed e , c.p.c., già art. 17, comma 1 lett. d ed e , l.m. Sulla premessa dell'avvenuta secondarizzazione del marchio Oro , la ricorrente lamenta l'usurpazione perpetrata da controparte con l'uso del marchio Selezione Oro Barilla , configurandosi usurpazione anche allorché al segno usurpato si aggiungano, nell'uso, ulteriori segni distintivi. 5. - Il motivo è inammissibile perché la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sul punto, avendo la stessa negato, come si è visto, la stessa premessa dalla quale muove la censura in esame. 6. - Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in e 10.200,00, di cui e 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.