Tutela dei marchi complessi: termini (e segni) generici non consentono la protezione

Occorre una capacità distintiva affinchè gli elementi costituenti siano validamente tutelabili. Chiarimenti degli ermellini sulle nozioni di marchio complesso e marchio d'insieme

Nessuna tutela per i marchi complessi, se gli elementi distintivi che li caratterizzano sono vaghi . L'assoluta genericità dei termini, dei segni grafici e coloristici utilizzati, infatti, impedisce di attribuire a ciascuno di loro e, quindi, al complesso la relativa protezione legislativa. È quanto accaduto ad una società titolare del marchio Supercandeggina più che aveva chiesto alla magistratura di dichiarare illegittimo l'uso da parte di un concorrente del marchio Candor più e che si è visto respingere la domanda sia dai giudici di merito che dalla Cassazione. Con la sentenza 12860/05 - depositata il 15 giugno e qui integralmente leggibile tra i documenti correlati - la prima sezione civile di Piazza Cavour ha affermato che, nel caso esaminato, la parole Più , il contorno circolare ed i colori adoperati nel marchio non hanno quella capacità distintiva richiesta per la validità del segno stesso. Insomma, la parola più è un termine generico e come tale non meritevole di tutela. Nel respingere la tesi del ricorrente, che configurava il segno distintivo Supercandeggina più come marchio d'insieme mentre sia in primo che in secondo grado era stata affermata quella del marchio complesso, la Cassazione ha offerto spunti interessanti per capire la distinzione tra i due segni il marchio complesso si ha quando il segno consiste anch'esso in una pluralità di elementi grafici, tuttavia ciascuno dotato di capacità distintiva da accertarsi da parte del giudice con l'esame necessariamente parcellizzato quasi si trattasse ogni volta di un fascio di marchi . Al contrario il marchio d'insieme richiede una valutazione globale da parte dell'interprete. Così la Suprema corte ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva sostenuto che non si era in presenza di un marchio d'insieme perché quest'ultimo è caratterizzato dalla congerie di segni nessuno prevalente l'uno sull'altro quanto a distintività , ma data l'autonomia reciproca degli elementi si individuava la natura di marchio complesso . A ciò si aggiunge la mancanza di novità della parola più , precedentemente già considerata non distintiva, in quanto compresa in marchi anteriori .

Cassazione - Sezione prima civile - sentenza 26 aprile-15 giugno 2005. n. 12860 Presidente Saggio - relatore Berruti Pm Martone - conforme - ricorrente Clorochimiplast dei fratelli Bollino Snc - controricorrente Crai Spa Svolgimento del processo La Snc Colorchimiplast dei Fratelli Bollino, titolare del marchio registrato Supercandegggina più chiedeva al tribunale di Trani di dichiarare illegittimo da parte dalla Srl Crai e della Spa Deterplast l'uso del marchio Candor Più stampigliato sulle confezioni ad uso domestico di candeggina. Chiedeva anche i consueti provvedimenti di inibitoria e di risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d'appello di Bari rigettava l'appello. Il secondo giudice riteneva che a caratterizzare il marchio della appellante fossero la parola, Più il contorno circolare, ed i colori adoperati. Elementi tutti rispetto ai quali non ora riscontrabile la capacità distintiva richiesta per la validità del segno stesso. Rilevava anche, così come già il primo giudico, che la parola più non risponde ai requisit di originalità richiesti dalla legge per la registrazione essendo essa presente in altri marchi registrati in epoca antecedente la registrazione allegata dalla appellante. La sentenza impugnata riteneva pure che anche la parola Supercandeggina e la espressione smacchia senza danno , comprese nel segno in questione, non costituivano loghi registrabili essendo espressioni generiche attestanti la qualità ovvero la funzione del prodotto. Infine la rilevava che non giova alla tesi della appellante il sopravvenuto D.Lgs 480/92 dal momento che in base alla disciplina transitoria contenuta nel medesimo le cause di nullità dei marchi concessi prima della sua entrata in vigore si debbono valutare alla stregua della precedente disciplina. Ricorre per cassazione avverso questa sentenza la Colorchimiplast con tre motivi di ricorso. Resistono con controricorso la Crai e la Deterplast. Le resistenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 16 e 17 Rd 929/42, nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo riguardante la capacità distintiva del marchio. Sostiene che in tema di marchio di insieme la valutazione del giudice del merito non può essere parcellizzata ma deve invece considerare che l'impiego di elementi banali può dare luogo al grediente di distintività che fa accedere alla protezione della legge. La sentenza impugnata invece ha frammentato il suo esame, in ogni caso erroneo, ai singoli elementi costituenti il segno e non ne ha considerato l'insieme. 1.aOsserva il collegio che la Corte di merito investita di una doglianza che per l'appunto sosteneva che il tribunale aveva trascurato la predetta natura di marchio di insieme, ha notato che contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ciò che caratterizza il marchio sono taluni elementi foglio 4 sentenza , che quindi va ad esaminare. Senza dare definizione dunque ma con la sostanza del ragionamento, la corte ha negato che nella specie si tratti di marchio di insieme, in quanto caratterizzato dalla congerie di segni nessuno prevalente l'uno sull'altro quanto a distintività, ma data la autonomia reciproca degli elementi, ha individuato la natura di marchio complesso. Rammenta il collegio che marchio complesso si ha quando il segno consiste anch'esso in una pluralità di elementi grafici, tuttavia ciascuno dotato di capacità distintiva da accertarsi da parte del giudice con l'esame necessariamente parcellizzato quasi si trattasse ogni volta di un fascio di marchi. Orbene la Corte di merito ha compiuto tale esame individuando, nella assoluta genericità dei termini e dei segni grafici e coloristici l'impossibilità di attribuire a ciascuno e quindi al complesso, la protezione di cui si tratta. 1.bIl motivo è infondato nella parte in cui allega la violazione di legge, ed è inammissibile nella parte in cui conseguentemente, tenta di riesaminare il fatto per sostenere la capacità distintiva dei predetti singoli elementi e ciò ad onta della sostenuta natura di marchio di insieme. Le considerazioni che riguardano il preteso maggiore rilievo della parola Più, la quale prevarrebbe sulle alter che richiamano la componente chimica della candeggina sono infatti frutto di una valutazione del predetto elemento grafico, oltre a sembrare riferirsi il concetto di cuore del segno, che, giova ripetere non sembra attagliarsi alla fattispecie astratta richiamata dalla appellante, sono discendenti da una ricostruzione del fatto diversa da quella effettuata dal giudice del merito, con riferimento alle doglianze proposte avverso l'accertamento del tribunale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 48 e 17 della legge 29/1942 nonché la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria sui relativi punti. Sostiene che la parola Più è stata ritenuta priva di capacità distintiva nei confronti di essa parte e non anche nei confronti delle altre parti che pure l'adoperano nei propri segni. Quindi lamenta che la Corte di merito non ha considerato la presunzione di legittimità del segno che deriva dalla registrazione ed infine che non ha considerato che anche il segno originariamente privo di distintività può acquistarlo attraverso l'uso. 2.aCon il terzo motivo che è connesso al secondo e va pertanto esaminato insieme ad esso la ricorrente lamenta la violazione degli articli 58 e 42 della legge marchi nonché degli articoli 48 e 17 del Rd 29 innanzi menzionato. Sostiene ancora che la corte ha trascurato la convalidazione del segno attraverso il suo uso che lo ha reso come tale riconoscibile nel mercato. Sostiene quindi che la corte di merito ha dichiarato la nullità del marchio in questione dimenticando che i marchi ritenuti anteriori erano decaduti per non uso. 3.aOsserva il collegio anzitutto che la registrazione di un marchio non lo rende inattaccabile da quanti contestino la validità della registrazione per carenza dei presupposti. La corte dunque bene ha esaminato, come già il primo giudice, le questioni di nullità addotte da concorrenti ancorché il segno di costoro non fosse a sua volta registrato. Ed altrettanto esattamente ha compiuto l'esame della distintività solo con riferimento al marchio della cui valida registrazione si discuteva. Quando alla questione della convalidazione in base al cosiddetto secondary meaning va rilevato che essa non può essere esaminata perché nuova. La Corte di merito infatti ha cennato al regime di cui all'articolo 47 della novella del 1992 e non a quello di cui all'articolo 47 bis. Essa dunque non ha negato la eventuale convalidazione del segno originariamente non registrabile mainvece ha rilevato, posta di fronte al relativo quesito, che il regime giuridico da applicarsi ad un marchio registrato anteriormente alla novella era quello vigente al momento della registrazione. Ma ciò, si badi, per risolvere le questioni attinenti la distintività degli elementi costituenti il segno, di cui si è detto trattando del motivo che precede e non per risolvere una questione di convalidazione. Peraltro neppure la ricorrente, che infatti non lamenta sul punto una violazione dell'articolo 112 Cpc, nella narrativa del suo atto afferma che ai giudici del primo grado è stata sottoposta una questione di secondary meaning e quindi che essa è stata riproposta alla Corte di merito. Si deve pertanto ritenere che essa sia stata avanzata, nei termini che qui rilevano, per la prima volta in Corte di cassazione. 2.b Osserva ancora il collegio che la corte di merito ha negato validità al marchio della odierna ricorrente oltre che in base al rilievo della mancanza di distintività dei suoi elementi in via di principio anche, quindi, in base alla mancanza di novità della parola più , precedentemente già considerata non distintiva, in quanto compresa in marchi anteriori. Consegue che la accertata mancanza di distintività assorbe ogni questione circa l'eventuale decadenza per non uso dei segni contenenti la parola stessa, menzionati dalla corte di merito come ulteriore dimostrazione della invalidità del segno. Le due doglianze debbono essere respinte. 3. Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore delle resistenti in solido. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese del giudizio che liquida in euro 120,00, degli onorari che liquida in euro 4.000,00 nonché delle spese generali ed accessori come per legge.