Il diritto dei segni distintivi: quando la registrazione non garantisce l'esclusiva

di Laura Chimienti

di Laura Chimienti La registrazione di un marchio non necessariamente è fattispecie costitutiva del diritto di esclusiva sul marchio G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi, Giuffrè 2001 , in quanto, anche se adempiuta in modo formalmente corretto la procedura costitutiva dei diritti esclusivi, possono esistere vizi che rendono il marchio nullo od annullabile. D'altro canto, un marchio carente dei necessari requisisiti di capacità distintiva, può sanare la carenza iniziale quando con il decorrere del tempo nel quale poi viene effettivamente utilizzato venga ad acquisire comunque presso il pubblico la necessaria capacità distintiva. Un altro motivo per il quale è particolarmente fiorente il contenzioso giudiziario sui marchi è dato dalla necessità di fare opposizione per evitare che un marchio che possa creare confusionecomporti la perdita del diritto esclusivo del titolare originario. La Cassazione, con la sentenza 12860/05 pubblicata sul quotidiano del 16 luglio scorso , respinge le pretese della snc Colorchimiplast dei Fratelli Bollino di vedere applicati gli articoli 16 e 17 della Legge marchi, Rd 929/42 oggi abrogato dall'articolo 246 del D.Lgs 30/2005 , che individuano le tipologie ed i requisiti che devono possedere i segni suscettibili di registrazione come marchi. VALIDITÀ DEL MARCHIO REGISTRATO La questione riguardava la legittimità dell'uso sulla candeggina prodotta dalla Spa Deterplast e diffusa dalla Srl Crai del marchio Candor più , in presenza dell'esistenza del marchio Supercandegina più registrato dalla Colorchimiplas, antecedentemente al 1992 e quindi del potenziale od effettivo pericolo di confusione fra i due marchi. In effetti il marchio Supercandegina più non è però risultato essere marchio d'insieme in quanto la combinazione dei differenti elementi, termini, segni grafici e colori, di per sé privi di autonoma capacità distintiva, non ha dato peraltro luogo ad alcun risultato originale che fosse dotato della necessaria capacità distintiva richiesta per la validità della registrazione del marchio. L'inesistenza inoltre della autonoma capacità distintiva dei differenti segni del marchio Supercandegina più ne ha escluso anche la validità come marchio complesso, cioè come rientrante in quella tipologia di marchi che sono costituiti da una pluralità di elementi dotati di autonoma capacità distintiva. La capacità distintiva di un marchio è strettamente collegata al fatto che il marchio non deve contenere una denominazione generica del prodotto, come è nel caso di Supercandeggina per la candeggina, così come deve essere escluso il riconoscimento di capacità distintive alle mere indicazioni descrittive delle qualità e delle caratteristiche del prodotto, come è nella espressione smacchia senza danno SECONDARY MEANING, ACQUISTO DI UN SIGNIFICATO DISTINTIVO SECONDARIO Nel caso di specie la questione relativa alla possibilità che la capacità distintiva potesse essere stata acquisita successivamente alla registrazione del marchio a seguito del suo uso, non è stata affrontata in quanto proposta solo nel giudizio di legittimità. In via generale la convalidazione di un marchio, prevista dall'articolo 47bis della abrogata Legge marchi articolo aggiunto dal D.Lgs. 480/92 di attuazione della direttiva 89/104/CEE in materia di marchi d'impresa e dall'articolo 51.2 del relativo regolamento, quando richiesta può dare ampie possibilità di riconoscere situazioni di fatto esistenti al momento del giudizio, conseguenti all'effettivo uso del marchio sul prodotto ed alla pubblicità che è stata fatta per promuoverne la conoscibilità, nonché alla rinomanza ed alla notorietà che ha acquisito presso il pubblico. Quanto alla applicabilità di questa previsione legislativa alle registrazioni di marchi effettuate antecedentemente alla novella apportata alla Legge marchi nel 1992 si deve osservare che il D.lgs. 480/92 non sembrava porre limiti in tal senso, sulla base della espressa previsione contenuta nelle norme transitorie di cui all'art 89.2 del D.Lgs. 480/92 Cfr. Giudici, Commento a Trib. Roma 11 luglio 1995, in Il dir. ind., 1996, p. 682 Oggi tale previsione, a seguito della recente novellazione del diritto sui marchi è letteralmente ripresa dal D.Lgs 30/2005, che all'articolo 233.2 prevede anch'esso che non possa essere dichiarata la nullità di un marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo . Secondo quanto posto in evidenza da importanti fonti dottrinarie G. Sena, P.A.E. Frassi, S. Giudici Codice di diritto industriale, IV ed. Appendice annotata, p. 157, nota [1], Milano 2005 La norma che non ha carattere di disposizione transitoria riprende il testo dell'art 13.3. del Codice, omettendo tuttavia il riferimento all'eccezione di nullità .