La pronuncia del Tribunale di Venezia ha ad oggetto la valutazione di confondibilità del marchio “Clinchberry” rispetto al marchio “Il Granchio”, e ribadisce alcuni principi in materia di contraffazione di marchi complessi, con particolare riferimento alla necessità di una valutazione globale dei segni e al raffronto del c.d. “cuore del marchio”.
Con ordinanza del 21 marzo 2025, il Tribunale di Venezia ha accolto il reclamo proposto da C.B. Fashion s.r.l. (“C.B.”) – licenziataria esclusiva del marchio figurativo “Clinchberry” – avverso il rigetto del ricorso con cui era stato domandato al Tribunale di Venezia di inibire alla società Manifattura Corona s.r.l. (“Manifatture Corona”) l'utilizzo del marchio figurativo “Il Granchio” per prodotti di abbigliamento femminili (in particolare giacche e cappotti) in quanto in contraffazione del marchio azionato dalla ricorrente. In particolare, il marchio della reclamante era costituito da una figura circolare contenente le lettere stilizzate C e B, accompagnato dalla relativa dicitura. Il segno contestato, utilizzato da Manifattura Corona, riprendeva la medesima struttura grafica, con l'inserimento della dicitura “Il Granchio” e la raffigurazione del crostaceo. Nel valutare la sussistenza del rischio di confusione, il collegio ha applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale e nazionale che prevedono i seguenti step : accertamento della titolarità e validità del marchio anteriore; valutazione della capacità distintiva del marchio anteriore; raffronto tra i segni ; individuazione della componente dominante ; valutazione dell' interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti; e verifica del rischio di confusione o associazione . Con riferimento al fumus bonis juris , il giudice del reclamo, dopo aver accertato la sussistenza del diritto in capo alla ricorrente e l'elevata capacità distintiva del marchio “Clinchberry” – in ragione dell'assenza di riferimenti concettuali al settore moda – ha qualificato quest'ultimo (e il marchio della resistente) come marchio complesso, ossia formato da più elementi combinati insieme, tutti aventi capacità distintiva e, quindi, autonomamente tutelabili. Il Tribunale ha poi ribadito il principio generale per cui, nei marchi complessi, la comparazione deve essere condotta in modo sintetico e globale, tenendo conto sia degli elementi figurativi, sia degli elementi denominativi e sia degli elementi fonetici, proprio in ragione della loro autonoma capacità distintiva. Tuttavia, il Tribunale ha altresì precisato che, in presenza di elementi dominanti , cioè in grado di imprimersi nella memoria del consumatore (in questo caso, rinvenuti nell'elemento figurativo), l'analisi del giudice può soffermarsi anche solo su tali elementi, in quanto costituenti il c.d. “ cuore del marchio ” (in senso conforme, Cassazione civile sez. I, n. 14095/2025 , e Cassazione civile sez. I, n. 36862/2022 ; Corte di giustizia UE sez. I, n. 498/2009 , tutte in banca dati De Jure). Nel caso di specie, il giudice del reclamo ha osservato che entrambi i marchi condividevano la medesima struttura figurativa – un cerchio suddiviso in una semicirconferenza superiore e due quarti inferiori, con uno dei due colorato – idonea a rappresentare graficamente le lettere C e B. Tale componente, già in sé dotata di capacità distintiva, assumeva rilievo prevalente rispetto all'elemento denominativo consistente nelle parole “Clinchberry” o “Il Granchio” (quest'ultima accompagnata da ulteriori indicazioni es. “donna”) giudicate secondarie e recessive o comunque accessorie, anche in ragione della collocazione e delle dimensioni nel segno. Pertanto, i Tribunale ha limitato il giudizio di comparazione ai soli elementi figurativi dei due marchi. All'esito della valutazione il Tribunale, dopo aver ribadito che può esserci contraffazione sia qualora il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa; sia qualora il pubblico associ i due marchi ritenendo che vi sia un collegamento dal punto di vista economico o commerciale tra le imprese, ha ritenuto sussistente almeno il rischio di associazione, anche in considerazione dell'uso, da parte della resistente, di un segno non coincidente con i propri marchi storici registrati, bensì di nuova adozione, solo in apparenza differente ma nella sostanza sovrapponibile a quello azionato. La valutazione del Tribunale è stata, altresì, fondata sul fatto che i due marchi erano utilizzati per contraddistinguere i medesimi prodotti (giacche e giubbotti da donna), sulla sovrapponibilità dei relativi modelli e sulla condivisione del medesimo consumatore di riferimento (in ragione, anche, del prezzo di vendita). Il collegio ha infatti precisato che più i prodotti commercializzati sotto i due marchi in comparazione sono simili o identici, minore è il margine tollerabile di somiglianza tra i segni. Al contrario, una bassa somiglianza tra i prodotti può attenuare gli effetti di una certa vicinanza grafica o fonetica tra i marchi. Nel caso in esame, quindi, la perfetta sovrapposizione dei prodotti e del pubblico di riferimento ha acuito il rischio di confusione, quantomeno con riferimento alla fattispecie dell'associazione. Con riferimento al periculum in mora , il Tribunale ha ritenuto non determinanti le difese della resistente secondo cui l'utilizzo del marchio era stato da tempo cessato. Il collegio, ha infatti precisato che l'adozione spontanea di misure correttive non esclude la possibilità di reiterazione dell'illecito.