Con la sentenza del 29 novembre 2023 nella causa T-19/22 il Tribunale UE si pronuncia in tema di nullità di marchio tridimensionale dell’Unione Europea, definendo i criteri di valutazione del carattere distintivo di tale tipologia di marchio.
La sentenza trae origine da un ricorso proposto al Tribunale UE da una nota società italiana produttrice di scooter, volto all'annullamento della decisione di nullità del marchio tridimensionale della ricorrente da parte della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale EUIPO . La vicenda aveva inizio con la registrazione da parte della ricorrente del predetto marchio tridimensionale dell'Unione europea , con l'indicazione espressa che esso possedeva un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso . Seguiva la domanda di dichiarazione di nullità del predetto marchio da parte di una società cinese produttrice di veicoli, respinta dalla divisione di annullamento . La società cinese proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO , che, accogliendolo, pronunciava declaratoria di nullità del marchio contestato. Contro tale decisione la società italiana proponeva ricorso al Tribunale UE, chiedendo che la stessa venisse annullata. Con la sentenza in commento il Tribunale UE, nell'annullare la decisione impugnata - evidenziando da parte della commissione di ricorso un errore di valutazione degli elementi di prova che erano invece idonei a dimostrare il carattere distintivo acquisito del marchio contestato in tutta l'Unione - enuclea i seguenti principi di diritto la novità o l'originalità non sono criteri rilevanti per la valutazione del carattere distintivo di un marchio , sicché, affinché un marchio possa essere registrato, occorre che si differenzi sostanzialmente dalle forme di base del prodotto di cui trattasi [sent. 26/11/2015, Établissement Amra/UAMI KJ Kangoo Jumps XR , T-390/14, non pubblicata, EU T 2015 897] il regime dei marchi dell'Unione europea è un sistema autonomo , costituito da un insieme di norme la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale, pertanto l'EUIPO e il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta in uno Stato membro circa l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale, ma possono prendere in considerazione tale decisione sent. 8/9/2021, T -489/20, non pubblicata, EU T 2021 547 l'art. 7, par. 1, lett. b , del Reg. n. 207/2009esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo intrinseco, ma non si applica se il marchio ha acquistato , per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto per determinare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso, l'autorità competente deve procedere ad un esame concreto e valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata sent. 19/06/2014, Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, EU C 2014 2012 . Andrà quindi valutata la quota di mercato del marchio, l' intensità , l' estensione geografica , la durata dell'uso , l'entità degli investimenti per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali, i sondaggi di opinione sent. 10/6/2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO –Wisniewski, T-105/19, non pubblicata, EU T 2020 258 il carattere distintivo acquisito da un marchio in tutta l'Unione in seguito all'uso deve essere dimostrato nel complesso del territorio in parola . Tale prova può in ogni caso essere fornita complessivamente per tutti gli Stati membri interessati oppure separatamente per diversi Stati membri o gruppi di Stati membri, mentre non è sufficiente che colui a cui incombe l'onere si limiti a produrre elementi di prova che non comprendano una parte dell'Unione sent. 25/07/2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, EU C 2018 596 .
Tribunale UE, sez. III, dep. 29 novembre 2023, T-19/22