Con l'ordinanza n. 21738 del 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti tre principi 1 ai fini dell'accertamento della nullità di un marchio che si assume simile ad altro dotato di rinomanza ex art. 12, 1° comma, lett. e , c.p.i., occorre considerare la rinomanza di quest'ultimo al momento del deposito del primo [ ]
[ ] 2 ai fini del giudizio di contraffazione tra segni ex art. 20, 1° comma, lett. c , c.p.i ., deve guardarsi alla rinomanza del marchio nel momento in cui quello registrato per secondo ha iniziato a essere utilizzato 3 ai fini dell'accertamento della nullità della registrazione ex art. 12, 1° comma, lett. b , c.p.i . e dell'accertamento dell'uso vietato del segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, non rilevano le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, dovendosi piuttosto guardare a come tale segno sia stato depositato e registrato. Il caso Anni e anni di utilizzo del marchio Valentino ” per prodotti di cuoio, quando, all'improvviso, ecco un fulmine a ciel sereno un'altra società commercializza alcune borse contraddistinte col nuovo marchio registrato Valentina ”, pubblicizzandole anche attraverso il sito www.valentinabag.it . Temporale immediato, anche giudiziario. La società titolare del marchio Valentino ” conviene in giudizio la concorrente per sentir accertare, fra l'altro, la nullità del marchio Valentina ” e il suo illecito utilizzo, con conseguenti domande di inibitoria e di risarcimento in forma specifica e per equivalente. Il Tribunale di Bologna rigetta le domande dell'attrice, così come la Corte d'Appello, tant'è che, non rassegnandosi, il titolare del marchio Valentino ” propone ricorso per Cassazione. La posizione della Corte di Cassazione La Suprema Corte ribalta gli esiti del primo e del secondo grado di giudizio, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna. Ai fini dell'accertamento della nullità del marchio e della condotta di contraffazione , i giudici di merito avevano errato nel valutare la rinomanza del marchio Valentino ” con riferimento all'attualità, anziché ai precedenti momenti in cui vi erano state i la registrazione del nuovo marchio Valentina ”e ii il suo primo utilizzo. Del resto per accertare l'ipotetica nullità del marchio Valentina ”, la sussistenza dell'impedimento di cui all'art. 12, lett. e , c.p.i . si sarebbe dovuta verificare all'epoca della registrazione e non successiva per accertare l'eventuale contraffazione del marchio Valentino ”, si sarebbe dovuta prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno asseritamente lesivo i.e. il marchio Valentina ” aveva iniziato a essere utilizzato v. Corte di Giustizia CE 27 aprile 2006, C-145/05 , Levi Strauss & Co. . Altro errore commesso dai giudici di merito consiste nell'aver escluso la nullità del marchio Valentina ” e il suo uso illecito, valorizzandone le caratteristiche grafiche, nonostante il marchio Valentino ” fosse un marchio denominativo. Invero, per il giudizio sulla nullità della registrazione o sull'uso illecito di un marchio che sia simile ad altro precedentemente registrato, occorre guardare al titolo di privativa, ossia al segno oggetto di deposito e di registrazione, restando irrilevante il modo in cui il marchio sia stato utilizzato v. Trib. UE 29 febbraio 2012, T-525/10 , Azienda Agricola Colsaliz Trib. UE 9 giugno 2010, T -138/09 , Munoz Arraiza . E allora Valentina ” sopravviverà con Valentino ”? Sarà la Corte d'Appello di Bologna a dirlo, una volta corretto il tiro”.
Presidente Genovese - Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Il Tribunale di Bologna ha respinto le domande proposte da omissis s.p.a., titolare di alcuni marchi nazionali e di un marchio comunitario per prodotti delle classi 25 abbigliamento e 18 cuoio e sue imitazioni composti dalle parole omissis e omissis . Tali domande erano dirette all'accertamento della nullità di due marchi nazionali registrati dalla convenuta […] recanti la parola omissis per prodotti della classe 18 e, in particolare, per borse di cuoio e da viaggio in pelle all'accertamento che l'adozione e l'uso, da parte della detta società, del segno omissis , quale marchio e ditta o denominazione sociale, costituivano non solo contraffazione dei marchi della ricorrente, ma anche atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 2, c.c. alla pronuncia di inibitoria quanto all'ulteriore compimento di atti che integrassero gli illeciti lamentati alla statuizione consistente nell'ordine, alla società omissis s.r.l., di modificare la propria denominazione sociale alla pronuncia avente ad oggetto la rimozione del nome a dominio omissis di cui era titolare altra convenuta, […] soc. coop. a r.l. alla condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte illecite denunciate. La vicenda controversa ruotava intorno alla commercializzazione di alcune borse contraddistinte col marchio omissis , pubblicizzate anche attraverso il sito omissis marchio che risultava essere stato oggetto di due distinte registrazioni la società omissis , titolare dei marchi anteriori omissis , aveva lamentato che le registrazioni in questione fossero nulle e che lo sfruttamento dei marchi omissis integrasse contraffazione dei propri marchi e illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. si era pure doluta della registrazione del nome a dominio omissis e dell'adozione della ragione sociale omissis da parte della convenuta così denominata. La sentenza del Tribunale emiliano è stata appellata da omissis . Hanno resistito al gravame […], omissis e […], camera di consiglio 23.5.2023 riproponendo l'eccezione, già sollevata in primo grado, di convalidazione dei segni omissis . La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 novembre 2020, ha respinto il gravame. Ricorre per cassazione, con sei motivi, omissis . Resistono con controricorso le società vittoriose in appello, le quali hanno svolto una impugnazione incidentale su di un unico motivo e hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, lett. e , 20, lett. c , e 25 c.p.i . D.Lgs. n. 30 del 2005 , 9.2, lett. c , reg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1, lett. c , reg. CE n. 207/09 . Lamenta, in sintesi, che, secondo la Corte di appello, ai fini del riconoscimento della tutela approntata per i marchi rinomati, essa istante avrebbe dovuto dimostrare, tra l'altro, l'esistenza di un indebito vantaggio per l'usurpatore e la sussistenza di un pregiudizio in capo al titolare del marchio rinomato anteriore mostrando così di ritenere che i presupposti dell'indebito vantaggio e del pregiudizio di cui agli artt. 12, lett. e , e 20, lett. c , c.p.i . e 9 .2 del reg. UE n. 2017/1001 debbano sussistere non già alternativamente, ma cumulativamente questo convincimento, ad avviso della stessa ricorrente, si porrebbe in aperto contrasto con la lettera di queste norme, ove i riferimenti all'indebito vantaggio e al pregiudizio sono significativamente legati dalla disgiuntiva o , non dalla congiuntiva e . Si deduce che l'affermazione rifletterebbe una errata concezione della rinomanza del marchio, avendo la Corte distrettuale rilevato che la rinomanza dipende da un complesso di elementi rilevanti e cumulativi, tra i quali la quota di mercato dei prodotti contrassegnati dal marchio, l'ambito geografico, l'intensità e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti promo-pubblicitari sostenuti dall'impresa titolare è osservato, in proposito, essere privo di fondamento l'assunto per cui la detenzione di una certa quota di mercato costituirebbe presupposto al cui ricorrere è indefettibilmente subordinato il riconoscimento della tutela riservata ai marchi rinomati. Il secondo mezzo del ricorso principale oppone - ancora - la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, lett. e , 20, lett. c , e 25 c.p.i . D.Lgs. n. 30 del 2005 , 9.2, lett. c , reg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1, lett. c , reg. CE n. 207/09 . Si rimprovera alla Corte di appello di aver apprezzato la notorietà del marchio omissis all'attualità, laddove, invece, per determinare la portata della tutela di un marchio deve prendersi in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui uso lede l'altrui marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione. Si rileva, in proposito, che il primo dei marchi di controparte era stato depositato nel 1999 e che a tale anno doveva farsi dunque risalire lo sfruttamento dei segni in contestazione. Il terzo motivo di ricorso della società omissis reca la stessa titolazione dei primi due violazione o falsa applicazione degli artt. 12, lett. e , 20, lett. c , e 25 c.p.i . D.Lgs. n. 30 del 2005 , 9.2, lett. c , reg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1, lett. c , reg. CE n. 207/09 . Si censura la sentenza impugnata per aver la Corte di appello concentrato il suo accertamento della rinomanza del marchio ‘ omissis ' sullo specifico settore delle borse, senza attribuire al riguardo rilievo alla rinomanza dello stesso nel settore delle calzature prodotti per i quali pure il marchio ‘ omissis ' è stato registrato e fatto valere dalla ricorrente, sia in punto di nullità sia in punto di contraffazione . Si rileva, in proposito, che la tutela del marchio rinomato non presuppone l'accertamento della rinomanza per tutti i prodotti o servizi per i quali esso sia fatto valere quel che conta - si deduce - è che il marchio in questione sia appunto rinomato per almeno un prodotto o servizio oggetto di registrazione. I tre motivi, che hanno riguardo al tema della notorietà del marchio omissis , negata dalla Corte di appello, possono essere esaminati congiuntamente. È fondato il secondo mezzo, con assorbimento degli altri due. La Corte di merito ha osservato che se non poteva negarsi la grande notorietà del marchio omissis prima della scomparsa dello stilista, nel 1991, altrettanto non poteva dirsi con riferimento all'attualità e al mercato delle borse in pelle ha precisato che la notorietà andava accertata in concreto, con una specifica dimostrazione della percezione del marchio da parte degli utenti e della quota di mercato effettivamente detenuta dallo stesso vi era prova, ad avviso del Giudice del gravame, della notorietà nel secolo scorso del marchio in questione, per lo più nel settore delle calzature destinate a un pubblico elegante e molto facoltoso, certamente diverso da quello di riferimento dell'appellata, ma gli acquisiti elementi di giudizio non confermavano che tale notorietà fosse rimasta immutata nel tempo e soprattutto in relazione al mercato delle borse […]. Secondo la Corte distrettuale non era decisiva l'inclusione del nome omissis tra i creatori del made in Italy in una mostra allestita a Milano nel 2018, posto che la stessa si riferiva ai protagonisti della moda dell'ultimo trentennio del secolo scorso. L'odierna ricorrente ha agito in giudizio per sentir dichiarare la nullità dei marchi di […] e l'accertamento della contraffazione posta in essere, ai propri danni, attraverso di essi. Sotto il primo profilo i Giudici del merito dovevano evidentemente verificare se alla registrazione dei marchi si frapponesse l'impedimento di cui all'art. 12, lett. e a tal fine l'indagine circa la rinomanza dei segni in questione andava condotta avendo riguardo all'epoca del deposito del primo dei marchi omissis anno 1999, come è pacifico , non ad epoca successiva. Simile ma non esattamente coincidente conclusione si impone in relazione alla sola domanda relativa all'accertamento dell'illecito contraffattivo. Come insegna la Corte di giustizia, il diritto del titolare alla tutela del suo marchio contro le lesioni di quest'ultimo non sarebbe nè effettivo nè efficace se non permettesse di prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui si è iniziato l'uso del segno che lede il suddetto marchio quindi, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui uso lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione Corte giust. CE 27 aprile 2006, C-145/05 , Levi Strauss & Co., 17 e 20, pure citata da parte ricorrente . L'erronea individuazione del momento in cui collocare l'accertamento della rinomanza assume rilievo assorbente rispetto alle altre censure il Giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo accertamento della detta qualità dei marchi della ricorrente, avendo riguardo al momento in cui venne domandata la registrazione e si intraprese l'utilizzo dei marchi omissis . Naturalmente, ove fosse accertata la rinomanza dei marchi omissis dovranno considerarsi inibiti la registrazione e l'uso dei marchi della controricorrente - alle condizioni di legge, date rispettivamente dagli artt. 12, lett. e e 20, lett. c , c.p.i . -, quali che siano i prodotti da essi contrassegnati godendo, oltretutto, il marchio rinomato di tutela extramerceologica . 2. - Il quarto motivo del ricorso principale è rubricato come i precedenti esso denuncia, cioè, la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, lett. e , 20, lett. c , e 25 c.p.i . D.Lgs. n. 30 del 2005 , 9.2, lett. c , reg. UE n. 2017/1001, già art. 9.1, lett. c , reg. CE n. 207/09 . Con esso si rileva, in poche parole, quanto appresso. I marchi registrati, nazionali e dell'UE, omissis sono tutti marchi denominativi, onde - si assume - risultano privi di qualsivoglia caratterizzazione grafica e coprono dunque la denominazione in sé, appunto, in ogni possibile declinazione figurativa ci si duole che la Corte di appello abbia preso in considerazione i segni distintivi concretamente usati dalla società attrice, valorizzandone le caratteristiche grafiche tale criterio di indagine avrebbe infatti portato il Giudice distrettuale a ricontrare differenze grafiche semplicemente inconcepibili sul piano logico . Assume inoltre la ricorrente principale che la Corte territoriale avrebbe mancato di verificare, in via preliminare, se i marchi omissis fossero forti o deboli accertamento, questo, da considerarsi preliminare e fondamentale in qualsivoglia giudizio di confondibilità, posto che il marchio forte gode di una sua sfera di tutela più ampia. omissis rileva, infine, che, essendo titolare un marchio dell'Unione Europea, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se il pericolo di confusione sussistesse anche in altri paesi dell'Unione dunque sulla base della percezione di consumatori che non parlano la nostra lingua e che perciò non sono in grado in grado di cogliere la distinzione tra nome maschile e nome femminile enfatizzata dalla Corte di appello . Il motivo è anzitutto ammissibile. Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100 cfr. pure Cass. 17 marzo 2017, n. 7009 Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790 , Nel caso in esame il mezzo di censura soddisfa tale condizione. Il motivo deve poi ritenersi fondato avendo riguardo al criterio adottato nel raffronto tra i marchi in conflitto. Come accennato, la Corte di appello ha individuato differenze grafiche tra i due marchi della controricorrente, nei quali concorrono una componente denominativa e una componente figurativa, e i marchi della ricorrente. Che questi ultimi siano denominativi è implicitamente riconosciuto dalla Corte di appello che, a pag. 15, conferisce rilievo alla declinazione grafica dei segni denominativi in quanto tali. Ciò detto, è senz'altro vero che il giudizio quanto al rischio confusorio determinato dalla somiglianza dei marchi, siccome impiegati per prodotti o servizi identici o affini, può riguardare segni che presentino una differente caratterizzazione per essere l'uno denominativo e l'altro al contempo denominativo e figurativo per una ipotesi siffatta cfr. ad es. Cass. 18 giugno 2018, n. 15927 . È altrettanto vero, però, che, ove si tratti di accertare la nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b , o l'uso illecito del segno che sia simile ad altro marchio precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b , occorre guardare a tale titolo di privativa, e cioè al segno oggetto di deposito e registrazione, non al modo con cui esso venga utilizzato dall'avente diritto sull'irrilevanza delle modalità concrete di applicazione dei marchi denominativi ai prodotti, dovendo la valutazione quanto all'impedimento alla registrazione del marchio effettuarsi sulla base dei segni quali registrati o richiesti Trib. UE 29 febbraio 2012, T-525/10 , Azienda Agricola Colsaliz, 37 Trib. UE 9 giugno 2010, T-138/09 , Muñoz Arraiza, 50 . In tal senso, l'accertamento della Corte di appello che ha proceduto al raffronto tra i marchi della controricorrente e alcuni segni di omissis che, per essere connotati da elementi estranei alla matrice denominativa dei marchi registrati, non potevano identificarsi in questi ultimi, appare viziato. Restano assorbite le altre censure sollevate col motivo in esame. 3. - Il quinto motivo del ricorso principale prospetta la violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , e cioè l'omessa pronuncia sulla domanda basata sull' art. 22 c.p.i Ci si duole che la Corte di appello non abbia statuito sulle domande dirette, rispettivamente, alla modifica della denominazione sociale omissis s.r.l. e alla revoca del nome a dominio omissis , la cui adozione e il cui uso erano state prospettate con l'atto di citazione di primo grado. Col sesto mezzo, omissis censura la sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , e cioè per l'omessa pronuncia sulla domanda di concorrenza sleale di cui all' art. 2598, nn. 1 e 2 c.c. . Lamenta la ricorrente che la Corte di merito abbia ritenuto assorbita la questione relativa alla sussistenza di una concorrenza sleale dipendente a fronte del rilevato difetto di un rischio di confusione in relazione ai marchi osserva che non aveva affatto qualificato gli illeciti di concorrenza sleale come dipendenti , avendo al contrario valorizzato la piena autonomia di questi illeciti, rilevando fra l'altro espressamente, in particolare per quanto riguarda l'illecito ai sensi dell' art. 2598 c.c. n. 2 , la circostanza che esso non è subordinato al riscontro di una confondibilità. Entrambi i mezzi sono da considerarsi assorbiti. Lo scrutinio del quinto è condizionato da un accertamento quanto alla natura contraffattiva dell'adozione di un nome a dominio che presenta chiare assonanze coi marchi omissis e non può non dipendere dall'esito dell'indagine che dovrà compiere il Giudice del rinvio quanto alla novità di questo. Il sesto si riferisce a questione che, secondo quanto esposto nel ricorso, è stata declinata, in sede di merito, avendo riguardo, anzitutto, alla confondibilità dei segni per modo che esso resta pure legato all'ulteriore attività processuale da compiersi. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. , in relazione all' art. 28 c.p.i Ci si duole, in sintesi, che la Corte distrettuale non abbia pronunciato sulla questione relativa alla convalidazione del marchio. Il motivo, vertente sulla asserita illegittimità della statuizione con cui la Corte di appello ha dichiarato assorbita la questione posta dalla ricorrente per incidente, resta a sua volta assorbito. La questione, come quelle di cui alle censure del ricorso principale che sono state dichiarate assorbite, potrà essere naturalmente riproposta alla Corte di appello in sede di rinvio. 4. - In conclusione, vanno accolti il secondo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso principale gli altri motivi del detto ricorso e il ricorso incidentale restano assorbiti. 5. - La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, che deciderà in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte del rinvio dovrà fare applicazione dei seguenti principi di diritto Ai fini dell'accertamento della nullità di un marchio che si assuma simile ad altro che sia dotato di rinomanza ex art. 12, comma 1, lett. e , c.p.i ., occorre prendere in esame la rinomanza di quest'ultimo al momento del deposito del primo, mentre ai fini del giudizio di contraffazione tra segni ex art. 20, comma 1, lett. c , deve guardarsi alla sua rinomanza nel momento in cui il marchio registrato per secondo ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione Ai fini dell'accertamento della nullità della registrazione ex art. 12, comma 1, lett. b , c.p.i . e dell'accertamento dell'uso vietato del segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, a norma dell'art. 20 comma 1, lett. b , c.p.i ., non rilevano le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, dovendosi piuttosto guardare a come il detto segno sia stato depositato e registrato . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso principale dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese processuali.