L’art. 5, par. 1, lett. a e b , Direttiva 2008/95/CE marchi d’impresa deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio, tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il suo titolare, non ne fa un uso che può essere vietato da detto titolare, in forza di detta norma, se tale inserzione pubblicitaria non è stata commissionata e/o eseguita dal terzo o pur avendolo fatto, con il consenso del titolare, abbia poi preteso dal gestore del sito la cancellazione dell’annuncio o della dicitura del marchio.
È quanto deciso dalla EU C 2016 134, C-179/15, depositata il 3 marzo 2016 su questa peculiare e nuova fattispecie di contraffazione. Il caso. La Daimler, proprietaria del marchio Mercedes-Benz che gode di una protezione internazionale, citò una sua ex officina ungherese per ingiungerle la cancellazione di un annuncio online , reperibile anche sui motori di ricerca, in cui figurava la dicitura officina autorizzata Mercedes-Benz . La convenuta aveva siglato un contratto per la fornitura di servizi di assistenza alla riparazione con l’attrice e, una volta scaduto, aveva cercato invano di far cancellare l’annuncio e/o la dicitura onde non confondere il consumatore, traendolo in errore su un servizio che non poteva più offrire. Il giudice adito, nutrendo dubbi sulla liceità della pretesa attorea, sollevò una pregiudiziale in tal senso, alla quale la CGUE ha risposto come in epigrafe. Quadro normativo. La Direttiva 2008/95 abroga la 89/104 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul marchio d’impresa e dal 12/1/16 è stata sostituita dall’identica Direttiva 2015/2436. L’articolo 5 Diritti conferiti dal marchio di impresa riconosce al titolare del marchio un diritto esclusivo sullo stesso, sì che può vietare a terzi di usare, per fini commerciali, un segno identico o simile al suo marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato o, per tali motivi, tale da dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa . Inoltre, questo diritto può essere esteso dagli Stati dell’UE anche a prodotti o servizi che non sono simili al marchio registrato, se esso gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi par. 2 . Al par. 3 sono elencati una serie di divieti specifici che il titolare del copyright può richiedere di attuare. Doppia identità e nozione di uso”. È palese come la fattispecie rientri nel campo di applicazione dell’articolo 5 e come la dicitura dell’annuncio sia sussumibile sotto la c.d. doppia identità del marchio, ex articolo 5, lett. a e sia tale da ingenerare nella mente del lettore/consumatore un’errata associazione tra la ditta convenuta ed il marchio di cui è titolare la Daimler lett. b . L’articolo 5 non solo tutela la funzione essenziale del marchio indicazione dell’origine dello stesso , ma anche altre ad essa strettamente connesse come la comunicazione, l’investimento, la pubblicità e la garanzia sulla qualità del prodotto o del servizio offerto EU C 2011 604, 837 e 2009 378 . Il citato elenco di divieti, però, non è esaustivo e gli artt. 6 e 7 pongono limiti al copyright , come lo spirare del diritto di sfruttamento EU C 1999 82 . In breve, il contratto di assistenza e di manutenzione siglato dalle parti consentiva l’uso del marchio, per pubblicizzare il servizio specialistico offerto dall’officina, nei limiti ed entro i termini temporali della vigenza del contratto. L’annuncio pubblicitario, poi, sottintende un rapporto economico tra l’inserzionista ed il titolare del marchio. Chi è responsabile dell’uso illecito del marchio per gli annunci online? La nostra ipotesi non è di facile ed immediata soluzione. Infatti il gestore del sito Internet offre un servizio, perciò non ha responsabilità per il contenuto degli annunci pubblicati su precise istruzioni del terzo inserzionista se usa un marchio contraffatto, nei termini sopra esplicati, sarà quest’ultimo a doverne rispondere EU C 2010 159, caso Google France e Google, C-236 e 238/08 . Nulla, però, gli può essere opposto se si è attivato per farlo cancellare ed il gestore, per incuria o negligenza, non ha dato esecuzione al suo ordine. Ergo , in questo caso, il titolare non potrà contestargli l’uso illecito del marchio, perché il gestore agisce in nome e per conto proprio, su sua iniziativa e non di chi ha commissionato la pubblicità. Più precisamente, i divieti dell’articolo 5 sono strumenti giuridici offerti al titolare del marchio che sono efficaci solo se il terzo ha un controllo, diretto o indiretto, effettivo sul suo uso, sì da potersi conformare al divieto. Per il resto vige il principio impossibilium nulla obbligatio est . In casi analoghi a questo, perciò, il titolare potrà agire solo contro il gestore del sito web , unico responsabile per la deroga al divieto, ma potrà pretendere dall’inserzionista la restituzione dei vantaggi economici eventualmente maturati dal perdurare di tale pubblicità illecita.
Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 3 marzo 2016, causa C-179/15 * Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet – Uso non autorizzato del marchio – Annunci messi in rete all’insaputa e senza il consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l’opposizione di quest’ultimo – Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa GU 1989, L 40, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Daimler AG in prosieguo la Daimler e l’Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. in prosieguo l’ Együd Garage , in merito alla pubblicazione su Internet di annunci che designano quest’ultima officina autorizzata Mercedes-Benz . Contesto normativo 3 La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa GU L 299, pag. 25 e rettifica GU 2009, L 11, pag. 86 , entrata in vigore il 28 novembre 2008. 4 L’articolo 5 della direttiva 2008/95, intitolato Diritti conferiti dal marchio di impresa , la cui formulazione riprende, senza alcuna modifica, quella dell’articolo 5 della direttiva 89/104, dispone quanto segue 1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio a un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato b un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa. 2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. 3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 a di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento b di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno c di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno d di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. . 5 La direttiva 2008/95 è stata abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2019 dalla direttiva UE 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa GU L 336, pag. 1 , entrata in vigore il 12 gennaio 2016. Procedimento principale e questione pregiudiziale 6 La Daimler, costruttore di autoveicoli, è titolare del marchio internazionale figurativo Mercedes-Benz, di seguito riprodotto, la cui protezione si estende altresì all’Ungheria e copre segnatamente componenti di autoveicoli. 7 L’Együd Garage è una società di diritto ungherese la cui attività consiste nel commercio al dettaglio di autoveicoli e loro componenti, nonché nella riparazione e manutenzione di tali veicoli. Tale società è specializzata nella vendita di prodotti della Daimler e nei servizi relativi a questi ultimi. 8 Dal 2007, la Mercedes Benz Hungaria Kft. in prosieguo la Mercedes Benz Hungaria , filiale della Daimler che non è parte della controversia di cui al procedimento principale, e l’Együd Garage erano vincolate da un contratto di assistenza per riparazioni, risolto il 31 marzo 2012. 9 In forza di tale contratto, l’Együd Garage aveva, oltre al diritto di utilizzare il marchio summenzionato, quello di far figurare nei propri annunci la dicitura felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz officina autorizzata Mercedes-Benz . 10 Sotto la vigenza del contratto di assistenza per riparazioni, l’Együd Garage ha chiesto alla Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság in prosieguo la MTT , che offre un servizio di annunci on-line accessibile sul sito Internet www.telefonkonyv.hu, la pubblicazione, per il periodo comprendente gli anni dal 2011 al 2012, di un annuncio indicante tale società quale officina autorizzata Mercedes-Benz. 11 A seguito della risoluzione di detto contratto, l’Együd Garage ha tentato di cancellare ogni uso del marchio di impresa in questione idoneo a indurre il pubblico a ritenere che essa continuasse a essere contrattualmente vincolata alla Daimler. 12 Più precisamente, l’Együd Garage ha chiesto alla MTT la modifica dell’annuncio affinché quest’ultimo non la designi più come officina autorizzata Mercedes-Benz. 13 Inoltre, l’Együd Garage ha contattato per iscritto i gestori di vari altri siti Internet per chiedere la cancellazione di annunci on-line che erano stati pubblicati senza il suo consenso, in particolare senza che l’Együd Garage li avesse chiesti, e che presentavano tale società come officina autorizzata Mercedes-Benz. 14 Nonostante dette iniziative, annunci on-line contenenti una tale dicitura hanno continuato a essere diffusi su Internet. Inoltre, l’inserimento delle parole chiave együd e garage nel motore di ricerca Google portava a un elenco di risultati che faceva apparire un tipo di annunci in cui la prima riga del testo, che funge da collegamento ipertestuale, designava l’Együd Garage officina autorizzata Mercedes-Benz . 15 È in tale contesto che la Daimler ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendo a quest’ultimo, da un lato, di far accertare, in particolare, che l’Együd Garage ha contraffatto il marchio di impresa Mercedes-Benz mediante detti annunci e, dall’altro, di ingiungere a quest’ultima di cancellare gli annunci in questione e di astenersi da qualsiasi ulteriore violazione, nonché di pubblicare una rettifica nei giornali nazionali e regionali. 16 L’Együd Garage si è difesa sottolineando che, fatta eccezione per l’annuncio apparso sul sito www.telefonkonyv.hu, essa non ha pubblicato nessun altro annuncio su Internet e che quelli in questione sono apparsi e continuano a comparire indipendentemente dalla sua volontà, senza che essa ne influenzi il contenuto, la pubblicazione o la cancellazione. 17 In tale contesto, l’Együd Garage si è avvalsa di un proprio perito per dimostrare di essere stata vittima di una prassi commerciale molto diffusa che consiste, in sostanza, nella riproduzione, da parte di determinati prestatori di servizi di annunci su Internet, di annunci pubblicati su altri siti di annunci, all’insaputa dell’inserzionista e senza il suo consenso, al fine di creare una propria banca dati di informazioni disponibili gratuitamente o dietro corrispettivo. 18 È in tale contesto che il Fővárosi Törvényszék Corte di Budapest ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b , della [direttiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio di impresa ha il diritto di agire nei confronti di un terzo indicato in un annuncio Internet in cui compaia un segno, per un servizio di detto terzo identico ai prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è stato registrato, confondibile con il marchio di impresa, tale che il pubblico può figurarsi, erroneamente, che sussista un rapporto commerciale ufficiale tra la società di detto terzo e il titolare del marchio di impresa, anche quando la pubblicazione dell’annuncio in Internet non sia stata eseguita o commissionata dalla persona che vi è menzionata o l’annuncio sia accessibile in Internet nonostante il fatto che la persona indicata abbia fatto tutto il possibile perché fosse cancellato . Sulla questione pregiudiziale 19 In via preliminare, si deve rilevare che la controversia di cui al procedimento principale trae origine dal fatto che, anche successivamente alla risoluzione del contratto di assistenza per riparazioni, che vincolava la Mercedes Benz Hungaria all’Együd Garage e che consentiva, in particolare, a quest’ultima di usare, nei propri annunci pubblicitari, il marchio di impresa Mercedes-Benz nonché la dicitura officina autorizzata Mercedes-Benz , annunci contenenti tale dicitura in relazione al nome e all’indirizzo dell’Együd Garage hanno continuato a essere diffusi su Internet. Poiché tale contratto si è risolto il 31 marzo 2012, ossia dopo l’abrogazione della direttiva 89/104 mediante la direttiva 2008/95, si deve constatare che tale controversia è disciplinata da quest’ultima direttiva e che occorre quindi intendere il quesito pregiudiziale come vertente sull’interpretazione di quest’ultima. 20 Inoltre, benché tale quesito si riferisca all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 89/104, la cui formulazione è stata riprodotta dalla direttiva 2008/95 e che copre l’ipotesi secondo cui i segni in questione e/o i prodotti o i servizi per i quali tali segni sono utilizzati sono soltanto simili, sembrerebbe di primo acchito, come afferma la Commissione europea, che la controversia di cui al procedimento principale rientri piuttosto nell’ipotesi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a , di tali direttive, ossia quella indicata come doppia identità , secondo la quale l’uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio di impresa è effettuato per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato. 21 Infatti, da un lato, risulta che gli annunci che contengono la dicitura officina autorizzata Mercedes-Benz usano un segno che è sostanzialmente identico al marchio figurativo Mercedes-Benz. 22 Dall’altro lato, la formulazione della questione pregiudiziale sembra suggerire che il giudice del rinvio parta dalla premessa secondo la quale i prodotti e i servizi proposti dall’Együd Garage sono identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato. Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte discende che l’uso in determinati annunci di un marchio di autoveicolo al fine di informare il pubblico che un terzo effettua il servizio di riparazione e di manutenzione degli autoveicoli autentici aventi tale marchio si analizza, in linea di principio, rispetto a detto articolo 5, paragrafo 1, lettera a , anche quando detto marchio non è stato registrato per tale servizio v., in tal senso, sentenza BMW, C 63/97, EU C 1999 82, punti 33, 34 e da 37 a 39 . 23 Tuttavia, nei limiti in cui dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio mira a ottenere chiarimenti sulla nozione di usare , menzionata nel medesimo articolo 5, paragrafo 1, delle direttive 89/104 e 2008/95 e che si riferisce indistintamente alle ipotesi di cui al detto paragrafo 1, lettere a e b , non è necessario, al fine di fornire una risposta utile, determinare in definitiva quale di queste due ipotesi si applichi nel caso di specie. 24 Pertanto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a e b , della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione anche qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da detto terzo o quest’ultimo abbia fatto invano tutto il possibile perché fosse cancellato. 25 I governi ungherese e polacco nonché la Commissione ritengono che a tale questione debba rispondersi negativamente. 26 In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a , della direttiva 2008/95, il titolare del marchio di impresa ha diritto di vietare a un terzo, salvo proprio consenso, di usare un segno identico a detto marchio di impresa quando tale uso avviene nel commercio, è effettuato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato, e pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio, tra le quali rientrano non solo la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio in prosieguo la funzione di indicazione di origine , ma anche le altre sue funzioni, quali, in particolare, quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità v., in tal senso, sentenze L’Oréal e a., C 487/07, EU C 2009 378, punto 58 Google France e Google, da C 236/08 a C 238/08, EU C 2010 159, punti 49, 77 e 79, nonché Interflora e Interflora British Unit, C 323/09, EU C 2011 604, punto 38 . 27 Laddove, invece, i segni in questione e/o i prodotti o i servizi per i quali tali segni sono usati sono soltanto simili, il titolare del marchio può vietare, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b , della direttiva 2008/95 un tale uso del segno solamente se, a motivo della sussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico, esso pregiudica o può pregiudicare la funzione di indicazione di origine v., in particolare, sentenza Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU C 2011 837, punto 25, e giurisprudenza ivi citata . 28 Occorre ricordare che la Corte ha già avuto modo di constatare che l’uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza l’autorizzazione del titolare, effettuato al fine di comunicare al pubblico che detto terzo effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che esso è specializzato o specialista di tali prodotti costituisce, in determinate circostanze, un uso del marchio di impresa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a , della direttiva 2008/95, il quale può essere vietato dal titolare del marchio a meno che non si applichino l’articolo 6 di tale direttiva, relativo alla limitazione degli effetti del marchio di impresa, o l’articolo 7 di detta direttiva, relativo all’esaurimento del diritto conferito da quest’ultimo v. sentenza BMW, C 63/97, EU C 1999 82, punti 42 e 45 . 29 Per quanto concerne gli annunci di cui trattasi nel procedimento principale che designano l’Együd Garage officina autorizzata Mercedes-Benz , si deve constatare che, commissionando alla MTT un annuncio di tale contenuto affinché fosse messo in rete sul sito Internet www.telefonkonyv.hu durante il periodo che copre gli anni dal 2011 al 2012, l’Együd Garage ha usato il marchio di impresa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95. 30 Infatti, commissionando un tale annuncio pubblicitario nel contesto delle proprie attività commerciali, l’inserzionista usa il marchio nel commercio e per prodotti e servizi che egli offre ai propri clienti un tale utilizzo a fini pubblicitari è peraltro espressamente previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera d , della direttiva 2008/95. Un tale uso, ove avvenga senza il consenso del titolare del marchio di impresa, è idoneo a pregiudicare la funzione di indicazione di origine del marchio, dal momento che l’annuncio suggerisce l’esistenza di un collegamento economico tra tale inserzionista e il titolare v., in tal senso, sentenza Interflora e Interflora British Unit, C 323/09, EU C 2011 604, punto 45, e giurisprudenza ivi citata . 31 Tuttavia, nei limiti in cui il contratto di assistenza per riparazioni stipulato tra la Mercedes Benz Hungaria e l’Együd Garage consentiva espressamente un tale uso, si deve ritenere che quest’ultimo è avvenuto con il consenso del titolare del marchio e che, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, tale titolare non aveva quindi diritto di vietare, sotto la vigenza di tale contratto, la pubblicazione dell’annuncio in questione sul sito Internet www.telefonkonyv.hu. 32 È tuttavia pacifico che, anche dopo la risoluzione di tale contratto, annunci indicanti l’Együd Garage quale officina autorizzata Mercedes-Benz hanno continuato a essere pubblicati sia sul sito Internet www.telefonkonyv.hu sia su altri siti Internet di ricerca di imprese e che sono questi ultimi ad essere oggetto della controversia di cui al procedimento principale. 33 Per quanto riguarda, da un lato, la pubblicazione di tale annuncio sul sito Internet www.telefonkonyv.hu dopo la risoluzione di detto contratto, il giudice del rinvio ha stabilito che l’Együd Garage ha richiesto alla MTT la modifica dell’annuncio inizialmente commissionato affinché essa non sia più indicata quale officina autorizzata Mercedes-Benz , ma che, nonostante tale richiesta, l’annuncio contenente tale dicitura ha continuato ad apparire per un certo lasso di tempo su detto sito Internet. 34 Orbene, se la messa in rete su un sito Internet di ricerca di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio altrui è imputabile all’inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore di tale sito, in qualità di prestatore di servizio, ha agito v., per analogia, sentenze Google France e Google, da C 236/08 a C 238/08, EU C 2010 159, punti 51 e 52, nonché Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU C 2011 837, punto 36 , non si possono, invece, imputare a tale inserzionista atti o omissioni di un tale prestatore che, deliberatamente o per negligenza, non tiene conto delle istruzioni espressamente fornite da detto inserzionista volte, precisamente, a evitare tale uso del marchio. Pertanto, qualora detto prestatore si astenga dal dar seguito alla richiesta dell’inserzionista di cancellare l’annuncio in questione o la dicitura del marchio che vi figura, la comparsa di tale dicitura sul sito Internet di ricerca non può più essere considerata un uso del marchio da parte dell’inserzionista. 35 Per quanto riguarda, dall’altro lato, la pubblicazione dell’annuncio in questione su altri siti Internet di ricerca di imprese, il giudice del rinvio segnala che tale circostanza può essere spiegata con la pratica di alcuni gestori di tali siti che consiste nel riprendere annunci pubblicati su altri siti Internet – all’insaputa e senza il consenso dell’inserzionista – per promuovere l’uso del loro sito Internet, al fine di far credere a potenziali utenti paganti di aver a che fare con un sito Internet popolare che dispone di una solida base. 36 A tal riguardo, si deve constatare che non possono essere imputate a un inserzionista atti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di tali gestori di siti Internet di ricerca con cui l’inserzionista non intrattiene nessun rapporto diretto o indiretto e che agiscono non su commissione e per conto di tale inserzionista, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio. 37 Dai punti 34 e 36 della presente sentenza discende che, nelle due ipotesi che vi sono considerate, il titolare del marchio non ha diritto, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a o b , della direttiva 2008/95, ad agire nei confronti dell’inserzionista al fine di vietargli la messa in rete dell’annuncio che contiene l’indicazione del suo marchio. 38 Tale conclusione è rafforzata dalla formulazione, dall’impianto sistematico e dalla finalità dell’articolo 5 della direttiva 2008/95. 39 Per quanto riguarda, innanzitutto, la formulazione di tale articolo 5, paragrafo 1, si deve rilevare, a titolo esemplificativo, che secondo il suo significato usuale, l’espressione zu benutzen , using , faire usage , usare , het gebruik , használ , utilizzata rispettivamente nelle versioni in lingua tedesca, inglese, francese, italiana, neerlandese e ungherese di tale disposizione, implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso. Orbene, ciò non è il caso se tale atto è effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell’inserzionista, o addirittura contro l’espressa volontà di quest’ultimo. 40 Per quanto riguarda, poi, la ratio dell’articolo 5 della direttiva 2008/95, si deve constatare che tale articolo 5, paragrafo 3, che elenca non esaustivamente i tipi di uso che il titolare del marchio può vietare v. sentenza Google France e Google, da C 236/08 a C 238/08, EU C 2010 159, punto 65 nonché la giurisprudenza ivi citata , menziona esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo, quali quello di apporre il segno sui prodotti e il loro condizionamento o di utilizzar[lo] nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, di offrire i prodotti, di immetter[li] in commercio , di detener[li] a tali fini, di importar[li] o esportar[li] o ancora di offrire o di fornire servizi contraddistinti da tale segno. 41 Da ultimo, per quanto riguarda la finalità dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, emerge chiaramente da tale disposizione che essa ha come scopo di fornire al titolare uno strumento giuridico che gli consenta di vietare, e in questo modo di far cessare, ogni uso del suo marchio fatto da un terzo senza il suo consenso. Tuttavia, solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull’atto che costituisce l’uso è effettivamente in grado di far cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto. 42 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che una interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, che consenta, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al titolare del marchio di impresa di vietare all’inserzionista l’uso controverso, per il solo motivo che tale uso possa eventualmente procurare un vantaggio economico all’inserzionista, violerebbe la finalità di tale disposizione nonché il principio impossibilium nulla obligatio est. 43 Tale constatazione lascia impregiudicata sia la possibilità per il titolare di richiedere all’inserzionista, se del caso, la restituzione di un tale vantaggio economico in base alle norme nazionali, sia quella di agire nei confronti dei gestori dei siti Internet di ricerca in questione. 44 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a e b della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura. Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a e b , della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura. fonte www.curia.europa.eu