Con la sentenza numero 5205/20 del 7 settembre 2020 la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha chiarito la portata applicativa dell’articolo 24, comma 1, del d.lgs. 30/2005 meglio noto come codice della proprietà industriale, di seguito c.p.i. , in materia di decadenza del marchio per non uso quinquennale.
In particolare, il Tribunale meneghino è intervenuto sull’idoneità di due circostanze fattuali a costituire un motivo legittimo di impedimento del decorso del termine decadenziale suindicato 1. l’ attività preparatoria di progettazione del lancio del marchio sul mercato 2. lo stato di salute precario del titolare. La controversia sorge dalla domanda di accertamento della contraffazione del marchio, ex articolo 20 c.p.i. e 9 del regolamento UE 1001/2017 anche noto come regolamento sul marchio dell’Unione Europea, di seguito RMUE , e del conseguente risarcimento del danno nei confronti di due società che avevano utilizzato – senza alcuna autorizzazione – il marchio nazionale e comunitario correttamente registrato dall’attore per contraddistinguere e vendere gli stessi beni per i quali il marchio era stato registrato, ovvero profumi ispirati a Gabriele D’Annunzio. Le due società convenute hanno eccepito il legittimo uso del marchio de quo in quanto il titolare sarebbe incorso nella decadenza per non uso quinquennale, ai sensi degli articolo 24, comma 1, c.p.i., e 58, par. 1, let. a , RMUE, e hanno chiesto in via riconvenzionale il relativo accertamento. A tal riguardo il titolare del marchio ha affermato di aver svolto una serie di attività preparatorie finalizzate alla progettazione del lancio del segno distintivo in questione tra cui la ricerca di partners profumieri e di imprese che si potessero occupare del confezionamento dei prodotti, la stampa di bozze di materiale pubblicitario, la richiesta di preventivi per la creazione di un’ampolla destinata a contenere la flagranza , a suo parere idonee ad interrompere il decorso del termine decadenziale . In via subordinata l’attore ha richiesto l’accertamento della sussistenza di un motivo legittimo per il mancato uso quinquennale, rappresentato da documentati problemi di salute. In primo luogo, la sezione specializzata si è pronunciata sulla decadenza per non uso del marchio comunitario , dichiarando cessata la materia del contendere in quanto l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale EUIPO con sede ad Alicante ha accolto la domanda di decadenza proposta da una delle due società convenute nel presente giudizio in quanto, in conformità all’articolo 58, par. 1, let. a , RMUE, il titolare del marchio decade dall’esclusiva allorquando il segno non abbia formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni e non siano ravvisabili motivi idonei a giustificarne la sua mancata utilizzazione. In secondo luogo, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito documenti sufficienti a dimostrare l’effettiva utilizzazione del segno registrato, considerato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il titolare del marchio è onerato dal duplice onere probatorio incentrato sulla verifica dell’effettiva distribuzione del prodotto/servizio presso il pubblico e della sua presenza certa sul mercato in misura tale da incidere sul comportamento dei concorrenti . La ratio di tale orientamento è beninteso quella di acconsentire alla deroga al principio di libera appropriabilità dei segni distintivi soltanto a condizioni tassative che testimoniano un’attività costante del titolare del brand . Altrimenti si rischierebbe di accordare una tutela monopolistica per un periodo indefinito di tempo anche nell’eventualità in cui il segno distintivo non venga utilizzato per il fine a cui è destinato, ovvero contraddistinguere un dato bene o servizio agli occhi dei consumatori e dei competitors . Orbene, nel caso di specie il giudice milanese ha condivisibilmente escluso che l’attività preparatoria, arrestatasi sostanzialmente ad uno stadio meramente interno, possa essere utile a far acquisire al marchio una capacità distintiva nei confronti dei terzi e quindi ad interrompere il decorso del termine decadenziale. Ed invero nel giudizio de quo non sono emersi elementi che possano avvalorare la tesi secondo cui il marchio litigioso abbia acquisito rilevanza presso il pubblico, il quale invece non conserva alcun ricordo di tale segno quale indicatore dell’origine del profumo dell’attore, né che esso sia sato utilizzato per contraddistinguere un prodotto di cui le altre imprese concorrenti hanno dovuto tener conto per l’elaborazione delle proprie strategie di business . Da ultimo, il Tribunale meneghino ha escluso che lo stato di cattiva salute del titolare possa integrare un legittimo impedimento all’uso del segno, giacché il marchio è riferibile ad una realtà imprenditoriale e non ad una singola persona fisica, essendo pacifica la possibilità di sfruttamento da parte di terzi attraverso, a titolo esemplificativo, la sua concessione in licenza. Di conseguenza, le domande attoree sono state integralmente rigettate mentre è stata accolta la domanda riconvenzionale volta all’accertamento della decadenza del marchio nazionale per non uso quinquennale dal momento che le semplici attività preparatorie non costituiscono uso effettivo nei confronti dei terzi, né lo stato di salute precario del titolare può essere valutato come legittimo motivo di impedimento.
Tribunale di Milano, sez. Impresa, sentenza 28 maggio – 7 settembre 2020, numero 5205 Presidente Marangoni – Estensore Zana Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Le vicende processuali. omissis con atto di citazione notificato in data 9.1.2018 ha convenuto in giudizio Mavive S.p.a. e The Merchant of Venice S.r.l. aziende operanti nel settore della cura della persona esponendo di avere sviluppato un’iniziativa imprenditoriale diretta al lancio sul mercato di una profumazione ispirata all'opera e alla vita dannunziana e di avere a tale fine registrato-in sede nazionale e comunitaria il marchio AQVA NVNTIA per la classe numero 3 ed in particolare per i profumi E ciò nell’ambito di un progetto per il lancio di una fragranza ispirata alla figura di Gabriele D’Annunzio all’iniziativa erano state dedicate ingenti risorse, anche attraverso il coinvolgimento di varie figure professionali, fino all’ordinativo di numerosi campioni. Ciò premesso, ha lamentato da parte delle convenute la contraffazione del proprio segno distintivo, mediante l’adozione di un segno del tutto identico apposto su una linea di profumi denominata I Profumi di D'Annunzio , declinata in quattro diverse fragranze, tra cui AQVA NVNTIA . Parte attrice ha inoltre lamentato condotte di concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e per contrarietà alla correttezza professionale. Ha invocato quindi che l’inibitoria assistita da penale, oltre al risarcimento del danno ed alla pubblicazione. Entrambe le convenute, con comparsa di risposta del 12.04.2018, hanno contestato integralmente le doglianze avversarie sia rispetto all’an sia rispetto al quantum debeatur, ed hanno svolto domanda riconvenzionale di decadenza del marchio per non uso della titolare. Parte attrice ha eccepito l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per nullità della procura alle liti e per tardività e, in via di c.d. reconventio reconventionis, ha sostenuto la sussistenza di un motivo legittimo idoneo ad impedire la decadenza, da ravvisarsi nelle proprie precarie condizioni di salute. Concesso alla parte termine per integrare la procura alle liti ex. articolo 182 c.p.comma e concessi i termini istruttori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 14.01.2020, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. 2. Le questioni preliminari di rito. Parte attrice, all’udienza del 29.05.2018, ha eccepito in via preliminare l’irritualità del mandato alle liti rilasciate dalle convenute ai difensori, in quanto carenti dell’autenticazione della sottoscrizione delle parti sostanziali. Tale vizio va tuttavia ritenuto sanato ai sensi dell’articolo 182, ultimo comma, c.p.comma con efficacia ex tunc per effetto del deposito delle procure stesse munite dell’autenticazione, entro il termine assegnato dal G.I. all’udienza del 29 maggio 2018. 3. I marchi azionati da parte attrice Passando al merito, l’attrice ha provveduto al deposito del marchio “AQVA NVNTIA” a in data 30 luglio 2020 in sede nazionale, ove il segno è stato registrato il successivo 30 settembre 2011 cfr. docomma 1 della parte ricorrente . b in sede comunitaria il 27 febbraio 2012, ove il segno è stato registrato al numero 010675461 il successivo 26 luglio 2012 cfr. docomma 2 di parte attrice . Il brand -caratterizzato da una componente essenzialmente denominativa e registrato per la classe numero 3 va ritenuto dotato del requisito della novità, non essendo state documentate anteriorità distruttive a cura delle convenute. dotato di capacità distintiva, giacchè concettualmente distante dai prodotti per la cura della persona. Infatti, il suo significato semantico, pur essendo l’acqua -riprodotta nel logo secondo la declinazione latina senza la lettera “C”, accompagnata dall’aggettivo “nvntia” con la vocale “U” riprodotta secondo l’suo latino n età classica una componente essenziale per la cura alla persona, non identifica immediatamente prodotti di bellezza. Parte attrice ha altresì depositato domanda per la registrazione del marchio “AQVA NVNTIA”, corredato dalla raffigurazione di una croce, in sede comunitaria in data 16 luglio 2017 cfr. docomma numero 18 di parti convenute . 4. Le domande di decadenza per non uso svolte dalle convenute 4. 1. Quanto al marchio comunitario Le convenute hanno chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi degli articolo 128 comma 4, e 132 comma 1 del Regolamento UE numero 1001/2017, essendo stata proposta domanda di decadenza nei confronti del marchio Europeo cfr. docomma numero 17 di parti convenute . Tale domanda è stata medio tempore accolta dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in data 10 luglio 2019 cfr. docomma numero 23 di parti convenute . Come noto, il titolare del marchio comunitario infatti decade ex articolo 58, paragrafo 1, lett. a , RMUE dai suoi diritti, su domanda presentata all’EUIPO, se il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni e non vi sono state ragioni legittime per la mancata utilizzazione. In particolare, con decisione pronunciata il 10 luglio 2019 dalla Divisione di annullamento dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, è stata accolta la domanda di decadenza per non uso del marchio UE numero 010675461 proposta da Mavive cfr. docomma 23 di parte convenuta . Tale pronuncia comporta il rigetto della domanda di contraffazione del marchio Europeo, essendo venuto meno il diritto soggettivo azionato. Quanto invece alla domanda di decadenza formulata dalle convenute, rispetto alla stessa, preso atto della decisione in sede comunitaria, occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il diritto controverso. 4.2. Quanto al marchio nazionale 4.2.1. Passando al marchio nazionale, parte attrice -onerata della relativa prova a fronte della domanda di decadenza formulata dalle avversarie non ha documentato un’utilizzazione effettiva del proprio segno, neppure nel mercato interno. Viene in rilievo il combinato disposto degli articolo 26 lett. c e 24 c.p.i., per cui il marchio decade ove esso non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione ovvero se l’uso ne venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. La ratio della disposizione citate risiede nel c.d. statuto di libera appropriabilità dei segni distintivi sul mercato, ove non oggetto di effettivo da parte del loro titolare. Come noto, l’uso effettivo di un logo va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato 11/03/2003, C-40/01, Minimax § 35-37, 43 . Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l’effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato 08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU T 2004 255 § 38 . Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull’origine del prodotto. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare A un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico B una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti Trib. Milano, 30 settembre 2002 Trib. di Bologna, 12 giugno 2009 Trib. Firenze, 22 luglio 2010 Trib. Milano, 7 maggio 2015 Trib. Milano, 16 maggio 2017 Trib. Milano, 20 giugno 2017 Trib. Torino, 4 gennaio 2019 . Dunque il criterio per valutare l’uso concreto è quello di vagliare l’incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione rispetto al pubblico interessato all’acquisto e rispetto ai concorrenti solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall’ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità. Infine, il mancato utilizzo deve essersi prolungato per un arco temporale di cinque anni dalla sua registrazione. 4.2.2. Ciò premesso, qui le convenute negano tale effettività, giacché le attività svolte dall’attrice avrebbero costituito solo un’attività preparatoria, arrestatasi ad uno stadio meramente interno, senza apprezzabili riflessi sul mercato e senza un’effettiva distribuzione presso il pubblico. Parte attrice ha al contrario sottolineato di aver condiviso il progetto con fornitori e partners esterni alla propria sfera imprenditoriale cfr. docomma numero 3, docomma numero 4. docomma numero 5, docomma numero 6, docomma numero 7, docomma numero 8, docomma numero 9, docomma numero 10, docomma numero 11, docomma numero 13, docomma numero 14, docomma numero 15, docomma numero 16, docomma numero 17, docomma numero 18, docomma numero 19, docomma numero 23, docomma numero 24, docomma numero 25, docomma numero 26, docomma numero 27, docomma numero 28, docomma numero 29, docomma numero 30, docomma numero 31, docomma numero 33, docomma numero 34, docomma numero 35, docomma numero 36, docomma numero 37, docomma numero 40, docomma numero 41, di parte attrice . Le attività documentate sono in particolare consistite nella ricerca di partners profumieri e di società per un possibile confezionamento di prodotti cfr. docomma numero 3, numero 5, numero 6 di parte attrice nella realizzazione e stampa di bozze di materiale pubblicitario cfr. docomma numero 4 di parte attrice nella richiesta di preventivi per i materiali necessari per procedere all’imbottigliamento dei profumi, per la progettazione di brand design, per la creazione di un’ampolla destinata a contenere la fragranza cfr. docomma numero 8, docomma numero 14, numero 17, numero 18, numero 24, numero 25, numero 26 di parte attrice nella stampa di duecento brochures per pubblicizzare il marchio cfr. docomma numero 30, numero 31 di parte attrice -nell’ordine di 3.600 flaconi, 10.000 pezzi di ghiera “copri-pompa”, 3.000 erogatori e 2.160 tappi cfr. docomma numero 37 di parte attrice -nella registrazione e il rinnovo del domain name cfr. docomma numero 35 e numero 36 di parte attrice . Parte attrice ha documentato a tal fine di aver affrontato significativi esborsi cfr. docomma numero 20, docomma numero 21 di parte attrice . 4.2.3. Sul punto, ritiene il Collegio che parte attrice abbia solo documentato la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato del marchio oggetto di lite, per contraddistinguere il profumo che aveva in animo di lanciare sul mercato tuttavia attività -per le ragioni sopra espresse ha costituito un uso meramente interno, senza un’effettiva utilizzazione sul mercato. Il fatto che parte attrice abbia seguito ogni singola fase del progetto -dallo studio alla progettazione del prodotto finale giocano un ruolo neutro rispetto dunque alla decadenza del proprio logo. La ratio dell’istituto della decadenza è proprio quella di impedire un monopolio sul mercato di segni distintivi in un periodo indefinito di tempo senza un loro uso effettivo per lo scopo per il quale sono destinati, ovvero contraddistinguere presso il consumatore beni o servizi da quelli di altri operatori di mercato. E qui non risulta che marchio litigioso sia stato utilizzato presso il pubblico nazionale il quale, dunque, non conserva alcun ricordo di tale segno quale indicatore dell’origine del profumo dell’attrice per contraddistinguere un prodotto che gli altri operatori concorrenti che abbiano dovuto con lo stesso confrontarsi e di cui tenere conto. Tale mancato impiego si è inoltre protratto per il quinquennio successivo con conseguente accoglimento della domanda di decadenza svolta in via riconvenzionale dalle convenute e conseguente rigetto delle pretese attoree fondate su tale privativa. 4.3. Quando al legittimo impedimento di parte attrice all’uso del segno Parte attrice, in via di c.d. reconventio reconventionis, ha invocato l’accertamento della sussistenza di un motivo legittimo, idoneo ad impedire la decadenza ai sensi dell’articolo 24, co.1, ultimo capoverso, c.p.i., giacché il mancato utilizzo sarebbe stato cagionato dalle proprie precarie condizioni di salute. Tale circostanza non costituisce tuttavia un ostacolo alla declaratoria di decadenza, tenuto conto che l’uso del segno distintivo, riferibile ad una realtà imprenditoriale e non alla persona fisica in sé, può essere compiuto anche attraverso terzi, ad esempio attraverso la concessione di licenze Trib. Bologna, 28 agosto 2008 . Infatti solo ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile, possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire il rimedio della decadenza. 5. le domande di concorrenza sleale Parte attrice ha formulato domanda di concorrenza sleale a carico delle convenute sia per condotte confusorie sia per appropriazione di pregi sia per contrarietà alla correttezza professionale. Le stesse vanno tuttavia rigettate, considerato che si fondano sulle medesime condotte già censurate sotto il profilo contraffattorio e rispetto alle quali non può essere predicato alcun profilo illecito. Va solo precisato che il giudizio d’infondatezza della censura di parassitarietà della condotta delle convenute per avere indebitamente ripreso il frutto di anni di intenso lavoro per il lancio di una profumazione ispirata all'opera e alla vita dannunziana, sottraendo con all'Attrice la possibilità stessa di vedere definitivamente compiuto il percorso imprenditoriale costruito attorno al marchio registrato AQVA NVNTIA non è superato dalla circostanza, sottolineato dall’attrice, che controparte avrebbe operato con la collaborazione della fondazione Il Vittoriale degli Italiani avente lo scopo istituzionale della promozione della conoscenza della vita e delle opere di Gabriele D'Annunzio e la conservazione dei lasciti del Vate a conoscenza del progetto di omissis . Si tratta di un elemento che gioca un ruolo neutro rispetto alle condotte addebitate alle convenute-in assenza della prova di una condotta coordinata tra la fondazione e le convenute dirette ad incidere negativamente sulle prerogative dell’attrice e pare per di più coinvolgere un soggetto terzo nell’illecito, tuttavia non citato in giudizio. 6. Il comando giudiziale Tutte le domande dell’attrice vanno rigettate. Viene accolta la domanda riconvenzionale delle convenute di decadenza per non uso del marchio nazionale dell’attrice, mentre per quanto attiene al marchio comunitario, sulla stessa va dichiarata la cessazione della materia del contendere per le ragioni sopra espresse. Infine, quanto al governo delle spese, parte attrice -soccombente sia sulle proprie domande sia rispetto a quelle delle convenute, considerato che la stessa è virtualmente soccombente anche sulla domanda di decadenza del marchio comunitario va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto della pluralità delle questioni trattate e, al contempo, della rapida scansione nella quale si è articolata la controversia nonché del valore della causa. P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Fiorenza Palmiero contro Mavive S.p.a e The Merchant of Venice S.r.l, con atto di citazione notificato in data 9.01.2018, nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalle convenute, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede 1 rigetta tutte le domande svolte dall’attrice per i motivi indicati in narrativa 2 con riguardo alle domande svolte in via riconvenzionale dalle convenute a accerta e dichiara ai sensi e per gli effetti degli articolo 24 c.p.i. la decadenza per non uso quinquennale del marchio italiano numero 1421726 registrato in data 24.02.2011 da parte attrici b dato atto della decisione adottata dalla Divisione di annullamento dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, di decadenza, accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto di decadenza del marchio dell’Unione Europea numero 010675461 registrato in data 26.07.2012 da parte attrice 3 condanna omissis al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in Euro 15.000,00 di cui Euro 1.063,00 di spese, ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese forfetarie pari al 15% e spese di registrazione. 4 dispone la comunicazione della presente sentenza al UIBM a cura della Cancelleria