Brevetto: possibile attività giudiziaria di tutela prima della concessione

Nel corso del processo, il giudice può chiedere, anche d’ufficio, senza limiti temporali, integrazione documentale.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10206/19, depositata il 11 aprile. La domanda di nullità del brevetto può essere proposta anche prima che quest’ultimo sia concesso conferendo al giudice il potere di sospensione in attesa della pronuncia del’UIBM. La S.C. richiamando orientamento consolidato ha ribadito che in tema di consulenza tecnica d'ufficio in materia di proprietà industriale, l'art. 121, comma 5, d.lgs. n. 30/2005 codice della proprietà industriale consente al consulente tecnico d'ufficio di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l'efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello. Il caso. Una società affermava di essere titolare di un brevetto europeo e lamentava la violazione di questo diritto ad opera di altre società. Il titolare del brevetto attivava due giudizi il primo volto ad accertare e riconoscere la titolarità del brevetto, il secondo finalizzato ad accertare la violazione, disporre misure inibitorie e condannare le parti al risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava la nullità del brevetto europeo con conseguente rigetto delle altre istanze. La corte d’appello confermava la sentenza impugnata e spiegava che il giudice di prime cure aveva rilevato la carenza di attività inventiva deducendone la nullità del brevetto. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Brevetto italiano e brevetto europeo. La normativa. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia – art. 56 c.p.i Giurisdizione italiana. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire – art. 120 c.p.i Legittima l’acquisizione di ufficio di documenti. In ragione delle norme appena citate, la S.C. ha ritenuto legittima l’acquisizione di ufficio di alcuni documenti relativi alla domanda di brevetto effettuata oltre il temine ex art. 186, comma 3, c.p.c Nel caso di specie, al momento di avvio del giudizio, il brevetto era provvisorio ed in attesa di completamento mancava la traduzione in lingua italiana , dunque, corretta appariva l’integrazione richiesta dal giudice. Possibile svolgere attività giudiziaria anche prima che il brevetto sia riconosciuto. La domanda di nullità del brevetto può essere proposta anche prima che quest’ultimo sia concesso conferendo al giudice il potere di sospensione in attesa della pronuncia del’UIBM. CTU e deposito documenti. La S.C. richiamando orientamento consolidato ha ribadito che in tema di consulenza tecnica d'ufficio in materia di proprietà industriale, l'art. 121, comma 5, d.lgs. n. 30/2005 codice della proprietà industriale consente al consulente tecnico d'ufficio di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l'efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello – Cass. n. 31182/18.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 dicembre 2018 – 11 aprile 2019, n. 10206 Presidente Genovese – Relatore Caiazzo Fatti di causa La Helios Group s.r.l. chiese ed ottenne dalla Sezione specializzata della proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Milano, in data 21.11.07, l’autorizzazione alla descrizione di un dispositivo di protezione contro la grandine nei confronti delle Agrinova s.r.l., Fruit Security s.r.l. e Tesrete s.r.l., lamentando la contraffazione della propria privativa. Al riguardo, la Helios Group s.r.l. assumeva di essere titolare della domanda di brevetto Europeo per invenzione industriale denominata dispositivo di protezione contro la grandine depositata il 28.4.06 e pubblicata il 2.11.06 con priorità francese e con deposito della traduzione delle rivendicazioni presso UIBM il 12.12.06. Con successiva citazione, la stessa Helios Group s.r.l. convenne in giudizio le tre suddette società, chiedendo l’accertamento della lamentata contraffazione e la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni, oltre alle misure accessorie dell’inibitoria e del ritiro dal commercio. Si costituirono le parti convenute eccependo l’incompetenza territoriale La Tessitura Boscato s.r.l. propose domanda riconvenzionale in ordine all’accertamento della nullità del titolo. Con sentenza del 2012, all’esito di c.t.u., il Tribunale, acquisita la documentazione richiesta, prodotta dalla Tessitura Boscato s.r.l., dichiarò la nullità della frazione italiana del brevetto Europeo e rigettò la domanda di contraffazione. Helios Group s.r.l. propose appello si costituirono Tessitura Boscato s.r.l. e Tesrete s.r.l Con sentenza del 2.4.15, la Corte d’appello di Milano respinse l’appello, osservando preliminarmente che era infondata la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe rimesso d’ufficio la causa in istruttoria, ledendo il diritto al contraddittorio, rimettendo in termini Tessitura Boscato s.r.l. per la produzione in giudizio di copia della traduzione italiana del brevetto Europeo depositata presso UIBM. Al riguardo, la Corte rilevò che il Tribunale aveva correttamente accertato l’impossibilità di decidere sulle domande proposte non essendo stati depositati gli adempimenti di cui all’art. 56, comma 3 e 4, c.p.i., e, sulla base dell’istanza formulata nell’ultimo scritto difensivo della Tessitura Boscato s.r.l., aveva disposto la rimessione della causa in istruttoria per discutere la questione dell’ammissione della traduzione italiana del brevetto Europeo. Nel merito, la Corte d’appello ha osservato che sulla base della c.t.u. era risultata carente la rivendicazione principale del requisito dell’altezza inventiva alla luce della priorità francese 737, nonché delle comuni conoscenze tecniche nello specifico settore pertanto, la Corte di merito ne ha dedotto la nullità della rivendicazione principale per carenza di attività inventiva, mentre le ulteriori rivendicazioni, come rilevato dal c.t.u., erano tutte dipendenti dalla prima. La Helios Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato con memoria. Tessitura di Boscato s.r.l. resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi, illustrato con memoria. Resiste anche la Tesrete s.r.l. con controricorso. Ritenuto Che Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte d’appello, senza istanza di parte, aveva rimesso in termini Tessitura Boscato s.r.l. per la produzione della copia della traduzione del brevetto Europeo, poiché la parte interessata non aveva formulato la richiesta istruttoria nei termini di cui all’art. 183 c.p.c Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 153 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il suddetto provvedimento di rimessione sul ruolo, finalizzato all’acquisizione della traduzione del brevetto Europeo, aveva costituito una sostanziale violazione della regola sull’onere probatorio. Con il terzo motivo è denunziata falsa applicazione dell’art. 120 c.p.i. in relazione alla suddetta ordinanza di rimessione in termini e alla conseguente decisione di nullità del titolo, poiché tale norma consente di sospendere il giudizio in attesa della concessione del titolo ma non di rimettere la causa in istruttoria per acquisire la concessione già emessa e che sarebbe stata producibile in precedenza. Con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunziando l’omessa o apparente motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato la nullità delle rivendicazioni diverse dalle principali perché dipendenti, senza invece esaminare singolarmente quest’ultime. Con il quinto motivo è denunziata ancora la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la nullità delle rivendicazioni diverse dalla principale per il solo fatto di essere dipendenti. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è denunziato che la Helios Group s.r.l. aveva modificato in appello la domanda introduttiva di contraffazione della domanda di brevetto Europeo, proponendo la domanda di accertamento della contraffazione della frazione italiana del brevetto Europeo per invenzione industriale, da considerarsi domanda nuova e dunque inammissibile. Con il secondo motivo è dedotta l’omessa motivazione su un punto decisivo della causa in ordine al rigetto dell’appello incidentale relativo all’inammissibilità della suddetta domanda nuova in appello da parte della Helios Group s.r.l Con il terzo motivo è denunziata la violazione dell’art. 130 c.p.i. in quanto dagli atti di causa si desumeva che il provvedimento cautelare della descrizione non era stato chiesto nei confronti della Tessitura Boscato s.r.l. cui era stato notificato, unitamente al verbale, oltre il termine di 15 giorni previsto dal predetto art. 130. Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità dei motivi del ricorso principale sollevata dalla Tesrete s.r.l Anzitutto, il ricorso è autosufficiente esponendo i fatti di causa in maniera sufficientemente chiara ed indicando le censure formulate alla sentenza impugnata tale esposizione non è infirmata dalla trascrizione del contenuto di alcuni atti del giudizio. Inoltre, è infondata l’eccezione d’inammissibilità per l’asserito cumulo di censure negli stessi motivi, in quanto i cinque motivi oggetto del ricorso riguardano singole specifiche doglianze per violazione di legge o nullità della sentenza , chiaramente evidenziate. Va comunque osservato che si ritiene ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto Cass., SU n. 9100/15 n. 8915/18 . I primi tre motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. La ricorrente si duole che la Corte d’appello aveva d’ufficio disposto la rimessione della causa in istruttoria al fine di acquisire la copia della traduzione del brevetto Europeo concesso l’11.6.08 su domanda della Helios Group s.r.l. pubblicata il 2.11.06, ritenendo indispensabile tale documentazione ai fini della decisione. In particolare, la ricorrente lamenta che, attraverso tale ordinanza istruttoria, sarebbe stato leso il diritto al contraddittorio e violata la regola sulla distribuzione dell’onere della prova, in quanto Tessitura Boscato s.r.l. onerata della prova del fatto costitutivo della propria domanda riconvenzionale di nullità del brevetto richiesto dalla Helios Group s.r.l. non aveva formulato la richiesta nei termini concessi a norma dell’art. 183 c.p.c., comma 6. Occorre premettere che, a norma dell’art. 56, comma 1, del codice della proprietà industriale, il brevetto Europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. A norma del 3 e 4 comma dello stesso art. 56, il titolare deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio Europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. Il comma 5 dell’art. 56 prescrive che in caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto Europeo è considerato, fin dall’origine, senza effetto in Italia. Le disposizioni del citato art. 56 vanno coordinate con il disposto dell’art. 120, comma 1, dello stesso codice della proprietà industriale ed intellettuale secondo cui Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l’azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire . Va premesso che la norma in questione, sebbene entrata in vigore nel 2009, dopo l’introduzione del giudizio con citazione del 2007 è applicabile alla fattispecie attesa la sua natura indubbiamente processuale, disciplinando i poteri ufficiosi del giudice finalizzati all’acquisizione dei documenti necessari per la decisione sulla domanda di nullità del brevetto. Ora, la norma dell’art. 120 contempla una regola speciale rispetto a quelle generali del codice civile, attribuendo al giudice il potere di rinviare il giudizio più volte in attesa del provvedimento sulla domanda di concessione del brevetto. Il collegio ritiene che, per evidenti ragioni sistematiche, la norma sia applicabile anche alla domanda del brevetto Europeo rilasciato per l’Italia che conferisce gli stessi diritti dei brevetti italiani a condizione che la relativa traduzione in lingua italiana sia depositata nel termini di cui al predetto art. 56, comma 4. Pertanto, alla stregua del combinato disposto dei predetti artt. 56 e 120 del codice della proprietà industriale, attesa la specialità delle norme, è da ritenere legittima l’acquisizione d’ufficio di documentazione relativa alla domanda di brevetto ovvero la copia della traduzione del brevetto Europeo , anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. Al riguardo, va osservato che se è vero, come eccepito dalla Helios Group s.r.l., che l’art. 120, comma 1, attribuisce al giudice il potere di sospendere il giudizio in attesa della decisione dell’UIBM, è altresì indubbio che la formulazione della norma non ne esclude un’interpretazione estensiva che ne implichi l’applicazione anche a fattispecie similari aventi la medesima ratio. Invero, a sostegno della correttezza della decisione impugnata va addotto il fatto che la domanda di nullità del brevetto è stata fondata su un titolo provvisorio, cioè il brevetto Europeo, in attesa della integrazione costituita dall’atto di traduzione in lingua italiana del brevetto Europeo da tale rilievo si deduce che tale traduzione può essere redatta nel corso del giudizio e, poi, depositata nel termine prescritto dal predetto art. 56, comma 4, che può verificarsi anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. Nel caso concreto, la società controricorrente ha infatti eccepito che la concessione del brevetto risale all’11.6.08, mentre il deposito presso l’UIBM della traduzione italiana del brevetto Europeo fu effettuato il 9.9.08, dopo la scadenza dei suddetti termini concessi ex art. 183 c.p.c Ora, se l’art. 120, comma 1, del codice della proprietà industriale, legittima la proponibilità della domanda di nullità del brevetto anche prima che quest’ultimo sia concesso conferendo al giudice il potere di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia dell’UIBM è a fortiori sostenibile l’applicazione della medesima normativa nel caso in cui, come nella fattispecie, sia stato concesso il titolo cioè il brevetto Europeo ma non ne sia stata ancora redatta la traduzione in lingua italiana. A sostegno di tale argomentazione depone anche l’orientamento di questa Corte, sebbene riguardo all’interpretazione dell’art. 121 del medesimo codice della proprietà industriale ed intellettuale. Tale norma prevede, al comma 5, che nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti . Il citato dettato normativo riguarda la disciplina della c.t.u., ma riguarda anche una disciplina suscettibile di applicazione alla questione in esame in ordine alla produzione di documenti in giudizio. Al riguardo, va osservato che la ctu viene ammessa dal giudice, con l’ordinanza ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 7, solo dopo la scadenza del termine ultimo di cui al medesimo art. 183, comma 6, entro il quale le parti possono indicare mezzi di prova e produrre documenti e anche nel caso in cui si tratti di consulenza disposta d’ufficio, ai sensi dell’ultimo comma del richiamato art. 183, comma 9, il suo svolgimento è comunque successivo alla scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice alle parti per l’indicazione degli ulteriori mezzi di prova inclusa evidentemente la produzione di documenti resisi necessari a seguito della sua iniziativa. A maggior ragione è successivo al termine ultimo per la produzione di documenti lo svolgimento della ctu in grado di appello, considerato che, di regola, anche la produzione dei nuovi documenti, eccezionalmente ammessa in grado di appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., u.c., deve avvenire con la costituzione in giudizio v. Cass. S.U. 8203/2005 ord. n. 31182/18 . Pertanto, l’esegesi dell’art. 121, comma 5, cod. prop. ind., induce a ritenere che la norma non riguardi soltanto i documenti ancora producibili in giudizio, e che ad essa sia possibile attribuire una valenza generale, efficace anche nelle cause in cui i documenti nuovi siano prodotti dalla parte. Gli ultimi due motivi, anch’essi esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Al riguardo, la Corte d’appello ha motivato, anche se in maniera succinta, in ordine alla dipendenza delle varie rivendicazioni dalla prima, ritenuta affetta da nullità per carenza di attività inventiva pertanto, non può affermarsi che si tratti di un motivazione apparente. Inoltre, tali motivi sono diretti a riesaminare apprezzamenti di fatto adottati dal tribunale e dalla Corte d’appello sulla base della c.t.u., senza censure specifiche inerenti al contenuto della stessa c.t.u Per quanto esposto, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Tessitura Boscato s.r.l. non va esaminato, essendo assorbito dal rigetto del principale. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% e oneri accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13