La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè la relativa allegazione e prova incombe sull’attore salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10077 depositata il 17 maggio 2016. Il fatto. Una spa titolare di due brevetti europei relativi allo sviluppo delle nuove tecnologie per le barriere stradali citava in giudizio altre spa sostenendo che queste ultime avevano realizzato un altro brevetto riguardante una barriera stradale costituente contraffazione per equivalente delle privative di cui essa stessa era invece unica titolare. La società attrice chiedeva pertanto, al Tribunale che, previo accertamento della validità dei titoli di privativa posseduti, fosse inibito alle parti convenute la continuazione dell’attività di contraffazione, con il sequestro e la distruzione dei manufatti realizzati in loro violazione, il risarcimento dei danni cagionati e la fissazione di una penale per ogni violazione successiva. Il Tribunale adito, sulle eccezioni delle convenute, respingeva tutte le domande proposte dalla società attrice la quale proponeva gravame che veniva respinto anche dalla Corte distrettuale. Secondo il Collegio, il Tribunale aveva correttamente affermato il difetto di prova sull’affermata titolarità della privativa, poiché la società attrice era decaduta dall’impossibilità di produrre i documenti idonei a dimostrare che quei brevetti erano i suoi. Infatti, la produzione documentale di parte attrice era stata ritenuta tardiva, atteso, che la titolarità della privativa era stata contestata dalle convenute sin dal loro primo atto difensivo. Avverso la sentenza della Corte di appello la spa proponeva ricorso per cassazione. Nella caso di specie, gli Ermellini, hanno ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente la quale aveva lamentato la violazione di più norme e principi processuali da parte del giudice di appello il quale avrebbe rigettato l’impugnazione assumendo la correttezza della decisione del giudice di prime cure circa la intempestività della prova in ordine alla titolarità del brevetto da essa rivendicata solo perché la prova riguardava una circostanza di fatto. Ciò senza aver prima stabilito, come richiesto nei vari mezzi di impugnazione, se la discussione sulla sussistenza di detta circostanza e sui connessi oneri probatori costituisse o meno un dibattito su di una condizione dell’azione ovvero su una questione di merito. La titolarità del brevetto. I Giudici di legittimità evidenziano come la questione relativa alla titolarità del diritto di brevetto, al di là della sua qualificazione dogmatica, costituisca un aspetto attinente al merito del giudizio, ossia alla fondatezza della domanda, distinguendosi nettamente dalla questione della mera e preliminare prospettazione della titolarità del diritto posto a base della domanda giudiziale. Secondo le Sezioni Unite le contestazioni da parte del convenuto attinenti alla titolarità del rapporto controverso in capo all’attore, hanno natura di mere difese, e sono quindi, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. Ne deriva, alla luce di detti principi che la Corte territoriale ha correttamente posto nei termini anzidetti la questione della tempestività della prova fornita dalla società attrice a fronte delle contestazioni mosse e le eccezioni sollevate dalle parti convenute sulla tempestività delle quali non è stata svolta alcuna deduzione in sede di legittimità. Concludendo. Se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha qualificato la titolarità del brevetto come condizione dell’azione di contraffazione, tuttavia, in nessun modo la mancanza di brevetto o la mancanza della sua titolarità, o la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo quindi, improponibile la domanda, salvo l’ipotesi del rigetto dell’azione se al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto, si ha, non già una domanda improcedibile, ma una domanda infondata, versandosi in un’ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell’azione. La questione, ad ogni modo, non incide sullo scrutinio della preclusione probatoria, oramai maturata, in ordine alla medesima ove il convenuto ne abbia eccepito il difetto di titolarità, risolvendosi la residua controversia nella prova tempestiva di essa, ovviamente sindacabile in rapporto al momento in cui la mera difesa relativa al presunto difetto della titolarità del diritto di brevetto sia stata avanzata dalla parte convenuta o rilevata d’ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 17 maggio 2016, n. 10077 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. La Sistemi Barriere Stradali Spa SBS titolare delle seguenti privative a brevetto Europeo n. 0428.097 depositato il 12 novembre 1990 concesso il 30 marzo 1994 e derivante da due modelli di utilità b brevetto Europeo n. del 25 marzo 1993 - 15 gennaio 1997 , non nazionalizzato in Italia , entrambi relativi allo sviluppo delle nuove tecnologie per le barriere stradali tipo New Jersey , per ponti e viadotti citava in giudizio le seguenti convenute Autostrade Concessioni Costruzioni Autostrade SpA ora Autostrade SpA Autostrade Meridionali SpA Autostrada Torino-Savona SpA Fin Fer srl L.d.C. SpA Marcegaglia SpA ora, a seguito di fusione, Martin srl SIR srl Edil S. di B.S. . 1.1. La SBS SpA sosteneva che le società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA ora Autostrade SpA avevano realizzato un altro brevetto n. 1.249.202 riguardante una barriera stradale costituente contraffazione, quantomeno per equivalente, delle privative di cui essa società sarebbe stata, invece, titolare. 1.2. Le menzionate società contraffattrici, nei loro bandi di gara per la realizzazione di opere autostradali, avrebbero richiesto ai potenziali appaltatori la realizzazione di barriere realizzate solo secondo 11 proprio brevetto e non anche secondo quello di cui la SBS SpA era titolare. 2. La SBS ha pertanto chiesto al Tribunale che, previo accertamento della validità dei titoli di privativa posseduti, fosse inibito alle società convenute la continuazione dell’attività di contraffazione, con il sequestro e la distruzione dei manufatti realizzati in loro violazione, il risarcimento dei danni cagionati e la fissazione di una penale per ogni violazione successiva, oltre che con la pubblicazione della sentenza su cinque giornali e cinque riviste del settore interessato. 3. Il tribunale, sulle eccezioni delle convenute, ha respinto tutte le domande. 4. La SBS ha proposto gravame che è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma. 5. Secondo il detto giudice distrettuale, il Tribunale non avrebbe affatto affermato il difetto di legitimatio ad causam della SBS per il solo fatto che questa si era affermata titolare dei brevetti ma solo il difetto di prova della veridicità di quell’affermata titolarità della privativa, essendo l’attrice decaduta dalla possibilità di produrre i documenti atti a dimostrare che quei brevetti erano i suoi. 5.1. Infatti, i termini di cui all’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 51 del 2006 sarebbero vanamente scaduti e la successiva produzione documentale era stata ritenuta, rettamente, tardiva, tanto più che la titolarità delle privative in capo alla SBS era stata contestata dalle convenute sin dal loro primo atto difensivo . 6. Avverso tale decisione la SBS spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura, contro cui resistono Atlantia SpA già Costruzioni Autostrade SpA e poi Autostrade SpA Autostrade Meridionali SpA Autostrada Torino-Savona SpA Marcegaglia SpA con controricorso. 6.1. Non hanno svolto difese L.D.C. SpA, Fin Fer srl, SIR srl e Edil S. di B.S. . 6.2. SBS SpA, da un lato, e Marfin srl già Marcegaglia SpA , Atlantia SpA, Autostrade Meridionali SpA e Autostrada Torino-Savona SpA, dall’altro, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c 7. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente SBS SpA ha depositato atto di rinuncia, ex art. 306 c.p.c., notificato e diretto alle sole parti, in questa sede intimate, L.D.C. SpA e Fin.Fer srl. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso principale violazione dell’art. 112 c.p.c. art. 360 n. 4 c.p.c. la ricorrente pone il seguente quesito di diritto Dica la S.C. se il giudice del merito abbia o meno violato il disposto dell’art. 112 c.p.c., ove rigetti l’impugnazione assumendo la correttezza della decisione circa la intempestività della prova emessa dal giudice di prime cure, sol perché la prova riguardava una circostanza di fatto, senza prima stabilire, come richiesto nel motivo di impugnazione, se detta circostanza costituisse o meno condizione dell’azione, nello specifico la titolarità del brevetto nell’azione di contraffazione . 1.1 . Secondo la società ricorrente, il giudice distrettuale, facendo proprio il ragionamento del primo giudice, ha consapevolmente omesso di pronunciarsi sulla legittimazione ad agire dell’attrice, in quanto proposta non già come mera quaestio facti , oggetto di prova, ma come condizione dell’azione di contraffazione, in relazione alla quale, così qualificata, avrebbe dovuto darsi una specifica risposta anche al problema della tempestività della prova. 2. Con il secondo mezzo motivo di ricorso principale violazione degli artt. 81, 99, 112 e 115 c.p.c. art. 360 n. 4 c.p.c. la ricorrente pone il seguente quesito di diritto Dica la S.C. se abbia o meno violato i principi di cui agli artt. 81, 99, 112 e 115 c.p.c. il giudice di appello il quale, richiesto di verificare, segnatamente, se la titolarità di un brevetto dimostrata attraverso la produzione documentale allegata dalla parte attrice per contraffazione di detta privativa costituisca o meno circostanza attinente alla legittimazione ad agire, abbia omesso di pronunciarsi su tale istanza, avendo ritenuto che il documento, in quanto comprovante la titolarità della privativa, afferisse soltanto al merito della vertenza di contraffazione, mentre la circostanza essendo relativa ad una condizione dell’azione di contraffazione attiene alle pregiudiziali condizioni della stessa . 2.1. Secondo la società ricorrente, il giudice distrettuale, facendo proprio il ragionamento del primo giudice, avrebbe consapevolmente omesso di pronunciarsi sulla legittimazione ad agire dell’attrice, in quanto proposta non già come mera quaestio facti , oggetto di prova, ma come situazione giuridica e condizione dell’azione di contraffazione, in relazione alla quale, così qualificata, avrebbe dovuto darsi una specifica risposta anche al problema della tempestività della prova. 3. Con il terzo motivo di ricorso motivo di ricorso principale violazione dell’art. 112 c.p.c. art. 360 n. 4 c.p.c. la ricorrente pone il seguente quesito di diritto Dica la S.C. se abbia o meno violato i principi di cui all’art. 112 c.p.c., il giudice di appello il quale, richiesto di giudicare sull’applicazione della disciplina delle preclusioni processuali compiuta dal giudice di prime cure ad una prova attinente ad una circostanza inserita dal medesimo giudice fra quelle relative alla legittimazione ad agire, abbia omesso di decidere sulla censura di erroneità formulata nel motivo di appello, come esposto nel su esteso motivo di ricorso, e dichiari di condividere le conclusioni del primo giudice senza procedere ad automatica verifica circa la attinenza o meno delle circostanze oggetto della prova alle condizioni dell’azione e non al merito della domanda, segnatamente quando la preclusione sia stata ritenuta riferibile alla prova della titolarità del brevetto nel giudizi volto a denunziare la sua contraffazione . 3.1. Secondo la società ricorrente, il giudice distrettuale, facendo proprio il ragionamento del primo giudice, avrebbe consapevolmente omesso di pronunciarsi sulla legittimazione ad agire dell’attrice, in quanto proposta non già come mera quaestio facti , oggetto di prova, ma come condizione dell’azione di contraffazione, in relazione alla quale, così qualificata, non avrebbe potuto applicare la preclusione probatoria di cui all’art. 184 c.p.c., riferibile solo alle questioni di merito e non a quelle riguardanti le condizioni dell’azione. 4. Rreliminarmente,deve essere dichiarata l’estinzione del processo nei riguardi delle sole parti, in questa sede intimate, L.D.C. SpA e Fin.Fer srl, avendo la ricorrente rinunciato al giudizio nei loro soli confronti e senza che sia necessario provvedere sulle relative spese, in mancanza di una attività difensiva da parte delle beneficiarie della rinuncia. 5. Inoltre, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata da Marcegaglia SpA ora Marfin srl , in quanto l’impugnazione le sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza poiché la sentenza in questa sede impugnata, mai notificata, e il cui termine lungo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. - nel testo vigente ratione temporis -, scadeva il 17 aprile 2009 essendo stata, la decisione, pubblicata in data 3 marzo 2008 , e venendo la notifica compiuta nei riguardi della Marcegaglia SpA solo in data 30 aprile 2009 . 5.1 . Precisamente, essendo pacifico tra le parti che la ricorrente aveva tentato la notificazione, in data 15 aprile 2009 e quindi a termine non ancora scaduto , al difensore della società Marcegaglia, avv. Giampaolino, presso il suo studio di Roma, sulla base delle informazioni contenute negli atti del giudizio di appello che lo individuavano ancora come posto in Roma, alla via Colli della Farnesina, n. 186, quando questo era stato già trasferito, nella stessa città, alla via Mascagni, si pone il problema della giustificazione del primo tentativo di notifica essendovene stato un secondo presso l’indirizzo risultante dall’Albo tenuto e pubblicato dal CNF, che indicava il civico dello studio professionale del menzionato difensore, alla via Mascagni n. 158/a, anziché al n. 142. 5.2. Considerato che neppure la parte che ha sollevato l’eccezione ha potuto o saputo indicare la pregressa conoscenza, da parte della ricorrente, del mutamento dell’indirizzo dello studio professionale del difensore della destinataria della notificazione, vale quanto questa Corte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24641 del 2014 ha già statuito affermando il principio di diritto secondo cui Quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine . 5.3. Nella specie, il processo notificatorio è stato eseguito e ripreso a stretto giro, avendo la ricorrente tentato dapprima la notifica all’indirizzo romano di via Mascagni n. 158/a quale risultava dall’albo tenuto dal CNF, c.d. 2005, come riscontrabile dall’estratto notificato anche alla controparte, unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c. , e poi a quello effettivo, ossia al civico n. 142, senza che la controricorrente abbia nulla osservato al riguardo vuoi in ordine all’estratto dell’albo forense, vuoi in ordine alla divergenza tra le sue risultanze e quanto poi emerso come l’indirizzo effettivo dello studio professionale. 5.4. Vale, al riguardo, l’insegnamento di questa Corte Sez. L, Sentenza n. 20830 del 2013 secondo cui Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso . 5.5. Di conseguenza, va respinta l’eccezione della Marcegaglia SpA, in quanto le circostanze non imputabili alla ricorrente impongono di considerare efficace la notificazione come se fosse stata eseguita dalla prima data di consegna dell’atto agli ufficiali giudiziari. 6. Passando al merito del ricorso, i tre mezzi di cassazione, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. 6.1. Con essi, infatti, si lamenta la violazione di più regole e principi processuali da parte del giudice dell’appello, perché quest’ultimo avrebbe rigettato l’impugnazione assumendo la correttezza della decisione del primo giudice circa la intempestività della prova in ordine alla titolarità del brevetto da parte della società attrice in contraffazione, sol perché la prova riguardava una circostanza di fatto, senza aver prima stabilito, come richiesto nei vari mezzi di impugnazione, se la discussione sulla sussistenza della detta circostanza e sui connessi oneri probatori costituisse o meno un dibattito su di una condizione dell’azione ovvero su una questione di merito. 6.2. La doglianza non è fondata, atteso che la questione relativa alla titolarità del diritto di brevetto, al di là della sua qualificazione dogmatica oggi in via di ripensamento , costituisce comunque un aspetto attinente al merito del giudizio, ossia alla fondatezza della domanda, distinguendosi nettamente dalla questione della mera e preliminare prospettazione della propria titolarità del diritto posto a base introduttiva della domanda giudiziale questione di legittimazione a proporre la domanda, rilevabile ex officio ove contraddittoriamente la non titolarità del diritto emergesse da essa, fatto possibile anche se raramente riscontrabile nella prassi cfr. SS00 civili, Sentenza n. 2951 del 2016, pp. 31-33 . 6.3. Infatti, le SSUU di questa Corte, con un recentissimo arresto Sentenza n. 2951 del 2016 hanno enunciato i seguenti due principi di diritto a La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull’attore salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto b Le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti . 6.4. Ne deriva, alla luce dei detti principi di diritto, che non ha errato la Corte territoriale a porre nei termini anzidetti la questione della tempestività della prova fornita dall’attrice a fronte delle contestazioni mosse e le eccezioni sollevate dalle convenute sulla tempestività delle quali non è stata svolta alcuna deduzione in questa sede . 6.5. È vero, infatti, che questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 2006 ha qualificato la titolarità del brevetto come condizione dell’azione di contraffazione In tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente concepibile con conseguente esclusione, sancita dall’art. 83-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e succ. modif., della tutela, anche in via cautelare e tuttavia, in nessun modo la mancanza di brevetto ovvero, l’inaccessibilità della domanda o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell’azione proposta allorché, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto, si ha, non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell’azione. e si veda, altresì, Sez. U, Sentenza n. 6532 del 2008 ma è altrettanto vero che la questione non incide affatto sullo scrutinio della preclusione probatoria, ormai maturata, in ordine alla medesima, ove il convenuto ne abbia eccepito il difetto di titolarità, risolvendosi la residua controversia nella prova tempestiva di essa, ovviamente sindacabile in rapporto al momento in cui la mera difesa relativa al presunto difetto della titolarità del diritto di brevetto sia stata avanzata dalla parte convenuta o rilevata d’ufficio dal giudice cosa della quale, in questa sede, il ricorrente non solo non ha discusso ma sembra non aver neppure contrastato, in ordine a quanto affermato dal giudice distrettuale circa la tempestività della deduzione avversaria cfr. p. 49 del ricorso per cassazione . 7. In conclusione, ed alla luce dei richiamati principi di diritto, il ricorso deve essere respinto. 8. Le spese giudiziali, da regolare in favore delle sole parti costituite da un lato Atlantia SpA, Autostrade Meridionali SpA e Autostrada Torino-Savona SpA , in solido tra di loro, essendo munite di un unico difensore che li ha difese con controricorso e memoria unitari e senza differenziazione di questioni Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l’opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 2009 da un altro, in favore di Marfin srl seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il processo nei confronti di Fin Fer srl e L.D.C. SpA e rigetta il ricorso nei riguardi della altre parti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida, nella misura di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge, in favore, da un lato, di Atlantia SpA, Autostrade Meridionali SpA e Autostrada Torino-Savona SpA , in solido tra di loro, nonché in favore di Marfin srl .