Rivendicazioni di brevetto e interpretazione mediante descrizione: quali limiti?

La descrizione e i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 30/2005, valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione.

Ai fini di chiarire ed interpretare il contenuto di una o più rivendicazioni principali indipendenti , non può farsi ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti. E’ affetta da nullità, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto. Il caso. Il Tribunale di Firenze veniva chiamato a decidere la controversia intentata dalla società Alfa S.p.A. nei confronti del signor R.N. e della società Beta S.p.A. La Alfa lamentava di aver ricevuto dalle convenute una diffida nel quale si contestava la contraffazione di un brevetto di titolarità del R.N., e sfruttato in licenza da Beta, e avente ad oggetto un manto di erba artificiale. Alfa chiedeva pertanto la dichiarazione di nullità del brevetto per difetto di novità, altezza inventiva, sufficiente descrizione, e per avere il titolare del medesimo apportato modifiche al testo brevettuale che eccedevano quello della domanda originalmente depositata. Le parti convenute proponevano domanda riconvenzionale chiedendo, tra le altre, di accertarsi la contraffazione del brevetto, nonché la concorrenza sleale, oltre al risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza. Il Tribunale di Firenze riconosceva la validità del brevetto, respingendo quindi la domanda di nullità, e tuttavia escludeva la contraffazione di detto brevetto rilevando come il prodotto dell’attrice presentasse caratteristiche ulteriori che lo rendevano un perfezionamento dell’invenzione di cui R.N. e Beta S.p.A. erano, rispettivamente, titolare e licenziataria. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 26 aprile 2016, investita della questione da parte di R.N. e Beta S.p.A., respingeva la domanda di accertamento della contraffazione. La Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze proponeva ricorso per Cassazione la Beta S.p.A. a cui rispondeva la Alfa S.p.A. con controricorso. La ricorrente si doleva del fatto che al Corte d’Appello aveva ritenuto valido il brevetto facendo ricorso a elementi esterni alle suddette rivendicazioni, ossia al riassunto e alla descrizione, non già per interpretare il brevetto, ma per definire i connotati essenziali che in quanto tali avrebbero, invece, dovuto essere inclusi nelle rivendicazioni. La Cassazione ritiene fondato il motivo. In particolare, richiamando l’art. 51 del Codice di proprietà industriale, evidenzia come venga sancita la nullità del brevetto qualora la descrizione non si sufficientemente chiara e completa da consentire a una persona esperta di attuarla. La Corte ricorda i principi affermati sotto il profilo sostanziale e formale. Nello specifico, sotto il profilo sostanziale, l’invenzione deve fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e deve essere idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti novità estrinseca e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti novità intrinseca sotto il profilo formale è invece necessaria la descrizione chiara e completa consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata successivamente dalla parte o dal consulente tecnico a seguito di contestazione sulla validità del brevetto Cass. N. 23414/2019 . Sotto il profilo formale si è precisato che l’individuazione dei limiti di protezione è enucleabile – in via di interpretazione e chiarificazione sussidiaria – sia attraverso la descrizione che attraverso i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata. La Cassazione pertanto ritiene che la Corte di Appello non abbia applicato correttamente tali principi. Infatti, la Corte territoriale ha utilizzato la descrizione relativa a una sola delle dichiarazioni per trarne elementi di specificazione e di chiarimento della portata del testo delle rivendicazioni principali In tal modo il giudice di appello ha adoperato la descrizione per uno scopo non consentito dall’art. 52, comma 2 citato, secondo cui la descrizione serve ad interpretare la rivendicazione, ma non certo a determinarne il contenuto, peraltro facendo ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti”. Rinviava pertanto alla Corte di Appello di Firenze per provvedere sulla base dei principi di diritto espressi e sopra riportati nella massima.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 maggio – 4 settembre 2019, n. 22079 Presidente Genovese – Relatore Valitutti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2008, la omissis s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, N.R. e la omissis s.p.a., deducendo di avere ricevuto dalla una diffida nella quale la medesima lamentava la contraffazione del brevetto italiano n. 1.346.845, di titolarità del N. e sfruttato in licenza dalla , avente ad oggetto sia un manto di erba artificiale ed il relativo intaso, sia il relativo procedimento di formazione del campo. L’attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità di tale brevetto per difetto di novità, altezza inventiva, sufficiente descrizione, e per avere il titolare del medesimo apportato modifiche al testo brevettuale che eccedevano quello della domanda originalmente depositata deduceva, comunque, la non interferenza con detto brevetto del procedimento da essa adoperato sul mercato per la realizzazione di manti in erba sintetica. 1.1. I convenuti si costituivano deducendo, a loro volta, di avere riscontrato che, ad una importante fiera di settore, la omissis s.p.a. aveva presentato un prodotto per intasamento di campi in erba sintetica da essa commercializzato, denominato , costituente attuazione del brevetto n. OMISSIS , e che era stato messo in opera dalla medesima - in collaborazione con altri soggetti e, segnatamente, con la s.r.l., la s.r.l., la s.r.l., la s.p.a., la omissis s.r.l. e la omissis s.r.l. - in non meno di sessantasette campi da calcio su tutto il territorio nazionale. Il N. e la s.p.a. chiedevano, quindi, di evocare in giudizio le predette società, e spiegavano, nei confronti delle medesime e della omissis s.p.a., domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi che la produzione e la commercializzazione di campi da calcio in erba sintetica, dotati del prodotto denominato , così come il metodo impiegato per la realizzazione dei medesimi, costituivano contraffazione del brevetto italiano 0, n. omissis , nonché atto di concorrenza sleale sotto diversi profili, inibirsi la prosecuzione dell’attività illecita e condannarsi i convenuti in riconvenzionale al risarcimento dei danni, con pubblicazione dell’emananda sentenza. 1.2. I terzi chiamati in causa si costituivano tutti chiedendo il rigetto della domanda del N. e della s.p.a., ed - in via riconvenzionale - la nullità del brevetto in discussione, R. spiegando, altresì, domanda di manleva nei confronti della omissis s.p.a 1.3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2560/2014, riconosceva la validità del brevetto n. omissis , respingendo, pertanto, le domande di nullità di tale brevetto, proposta dalla omissis accertava che il prodotto presentava la premiscellazione delle tre componenti dell’intaso, oggetto, in sé considerata, delle rivendicazioni indipendenti del brevetto , di cui quindi costituisce attuazione , e tuttavia escludeva la contraffazione di detto brevetto, rilevando che il prodotto presentava ulteriori caratteristiche che lo rendevano un perfezionamento dell’invenzione di cui il N. e la erano titolare e licenziataria. 2. Con sentenza n. 659/2016, depositata il 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Firenze respingeva, altresì, il gravame proposto dal N. e dalla s.p.a. avverso la sentenza di primo grado. Il giudice di appello - pur confermando la validità del brevetto per cui è causa - riteneva che il prodotto omissis non costituisse un perfezionamento derivativo del brevetto , nè tanto meno costituisse un prodotto equivalente, offrendo il prodotto una soluzione tecnica diversa alla stessa domanda del consumatore . Tanto che a siffatto prodotto era stato concesso un autonomo diritto di privativa, essendo stato riconosciuto al di omissis , nonostante la strenua opposizione del N. , sia un brevetto Europeo che un brevetto nazionale. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la omissis s.p.a. nei confronti di N.R. , della omissis s.p.a., della s.r.l., del Fallimento della s.r.l., della s.r.1., del Fallimento della s.p.a., del Fallimento della omissis s.r.l. e della omissis s.r.l. affidato a tre motivi. I resistenti N.R. e omissis s.p.a. hanno replicato con controricorso, il primo prestando adesione al ricorso proposto dalla s.p.a., il secondo proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. 4. La omissis s.p.a. e la omissis s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale - che, in quanto investe una questione di merito decisa dal giudice di appello, avente carattere preliminare rispetto a quelle costituenti oggetto del ricorso principale, deve essere esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo Cass., 21/12/2002, n. 18225 Cass., 26/09/2003, n. 14333 Cass., 03/04/2007, n. 8293 Cass., 24/01/2008, n. 1582 Cass., 31/10/2014, n. 23271 Cass., 19/04/2018, n. 9671 - la omissis s.p.a. denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 51 e 52 e art. 76, comma 1, lett. b , in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello incorrendo nella violazione delle norme succitate - abbia ritenuto valido il brevetto n. omissis , e segnatamente le rivendicazioni principali indipendenti , nn. 1 e 8 rispettivamente di prodotto e di merito , facendo ricorso ad elementi esterni alle suddette rivendicazioni, ossia il riassunto e la descrizione, non già per interpretare il brevetto, ma per definire i connotati essenziali che in quanto tali avrebbero, invece, dovuto essere inclusi nelle rivendicazioni . La Corte territoriale, invero, sebbene avesse ritenuto insufficiente la definizione del brevetto contenuta nelle rivendicazioni nn. 1 ed 8, avrebbe fatto ricorso alla descrizione ed addirittura al riassunto, onde trarne elementi di maggiore specificazione delle rivendicazioni medesime, di per sé assolutamente generiche, quanto all’indicazione dei limiti della protezione. Siffatta descrizione - ad avviso della ricorrente - sarebbe stata, per contro, idonea a chiarire il contenuto della sola rivendicazione n. 7 ex 11 , e non anche delle rivendicazioni nn. 1 e 8. Per il che solo la rivendicazione n. 7 avrebbe dovuto essere dichiarata valida dalla sentenza impugnata, in quanto sufficientemente specificata e dettagliata dalla relativa descrizione. 1.2. Il motivo è fondato. 1.2.1. Deve rilevarsi - al riguardo - che, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 51, 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto . A norma del successivo art. 52, nel testo applicabile ratione temporis, 1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni . L’art. 76, comma 1, stabilisce, infine, che Il brevetto è nullo a . b se, ai sensi dell’art. 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla . 1.2.2. Facendo applicazione del suesposto quadro normativo di riferimento, questa Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti novità estrinseca e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti novità intrinseca sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto Cass., 04/11/2009, n. 23414 . Sotto il profilo formale si è, peraltro, altresì precisato che l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 52, comma 2, è enucleabile - in via di interpretazione e di chiarificazione sussidiaria - sia attraverso la descrizione che attraverso i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata Cass., 05/03/2019, n. 6373 Cass., 28/07/2016, n. 15705 . 1.2.3. Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, la Corte d’appello non abbia fatto corretta applicazione di tali principi. Il giudice di seconde cure muove, invero, dal rilievo secondo cui come chiarisce il testo delle rivendicazioni brevettuali in esame, e come è incontroverso tra le parti - l’invenzione del N. consiste nell’aggiunta di materiale organico vegetale al conglomerato d’intasamento . La Corte prosegue col considerare che - secondo le osservazioni del c.t.u. - la domanda di brevetto del N. fornisce in realtà ben poche indicazioni circa la natura di questo materiale , limitandosi a qualificarlo di origine vegetale naturale sfibrato . Tanto che il consulente si era indotto ad affermare che la censura di genericità, mossa dalle altre parti, non è priva di fondamento ed in effetti sotto questo profilo l’elaborato brevettuale pare assai lacunoso . Ed, in effetti, dall’esame delle rivendicazioni indipendenti nn. 1 e 8, riprodotte nel ricorso principale della s.p.a., si evince esclusivamente che i limiti della protezione, sia con riferimento al prodotto che al metodo, riguardano un materiale sfuso di origine vegetale naturale sfibrato con granulometria compresa tra 1,0 e 2,0 mm . La Corte territoriale rileva, quindi, che il c.t.u. è riuscito a superare tale assoluta genericità della rivendicazione, facendo riferimento ad un referente soggettivo - peraltro assolutamente non contemplato dal D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 51 e 52, ai fini della validità del brevetto - costituto dalla figura dell’esperto incaricato della realizzazione del trovato, il quale non potrebbe non orientarsi verso la scelta di sostanze congrue di talché, a parere del c.t.u., benché assai scarna e certamente non esemplare da un punto di vista di chiarezza e completezza , la descrizione allegata alla domanda di brevetto N. sarebbe comunque dotata del requisito della sufficiente descrizione . Tali conclusioni del consulente non persuadono il giudice d’appello - sia pure non per considerazioni fondate sulle prescrizioni normative succitate, che esigono la precisione e puntualità delle rivendicazioni, bensì per mere constatazioni di tipo pragmatico - al punto che la Corte territoriale non può esimersi dal rilevare che una selezione ad excludendum tanto approssimativa - affidata alla evanescente figura del tecnico del ramo - non basta per giungere in positivo ad una sufficiente descrizione p. 16. Di più, nella pagina successiva, la stessa Corte rileva che, se ci si fermasse alla mera rivendicazione, tutto rientra nel brevetto N. , se lo si associa a qualunque materiale di origine vegetale, ma così inteso il brevetto sarebbe nullo per genericità . 1.2.4. Nondimeno, il giudice di seconde cure perviene alla soluzione di considerare valido il brevetto facendo ricorso - estrapolandolo dal parere tecnico obiettivo prodotto dalla omissis , che lo aveva riprodotto - al riassunto della domanda , nel quale si fa riferimento ad un materiale vegetale naturale derivante dalla sfibratura di parte di piante arboree, biodegradabile, esente da materiali estranei , e dove si precisa altresì che tale materiale presenta colore bruno, è inodore, e viene impiegato in forma di granuli di forma irregolare con una dimensione media granulometria da 1,0 a 2,0 mm., il contenuto di umidità variabile dal 5% al 20% . Senonché tale descrizione - secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente principale p. 13 - concerne esclusivamente la rivendicazione subordinata n. 7 già 11 , nella quale soltanto viene richiamato il tasso di umidità, e non certo le rivendicazioni principali indipendenti nn. 1 e 8, nelle quali - al di là di un riferimento del tutto generico al materiale vegetale - non vi è riferimento alcuna al suddetto coefficiente di umidità. 1.2.5. Da quanto suesposto deve, pertanto, inferirsi che la Corte territoriale è incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 51, 52 e 76, avendo utilizzato la descrizione - per di più contenuta nel riassunto - relativa ad una sola delle dichiarazioni la subordinata n. 7 , onde trarne elementi di specificazione e di chiarimento della portata del testo delle rivendicazioni principali nn. 1 e 8. In tal modo il giudice di appello ha adoperato la descrizione per uno scopo non consentito dall’art. 52, comma 2 citato, secondo cui la descrizione serve ad interpretare la rivendicazione, ma non certo a determinarne iì contenuto, peraltro facendo ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti. Per il che la Corte avrebbe potuto dichiarare la validità della sola rivendicazione subordinata n. 7 e dichiarare nulle le altre rivendicazioni. 1.3. Per tali ragioni il mezzo va accolto. 2. Resta assorbito il ricorso principale, avente ad oggetto la pretesa contraffazione del marchio in discussione da parte delle società resistenti ed intimate. 3. L’accoglimento de ricorso incidentale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 52, comma 2, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione ai fini di chiarire ed interpretare il contenuto di una o più rivendicazioni principali indipendenti , non può farsi ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti è affetta da nullità, ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 76, comma 1, la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto . 4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso incidentale dichiara assorbito il ricorso principale cassa la sentenza impugnata rinvia falla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.